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爭議決定公告

案 號:
103年網爭字第004號
系爭網域名稱:prada.tw
處理程序開始:2014/10/17
處理現況及決定:移轉
決定書:台北律師公會專家小組決定書
案 號:103年網爭字第004號

1、當事人
1.1申訴人:普瑞得有限公司(PRADA S.A.)
代表人:Mrs. MURIELLE VINCENTI
地址:盧森堡L-1118阿爾德林23號
代理人:陳慧玲律師、陳彥君律師
1.2註冊人:布工坊
地址:No. 24, Sanhe 1st Rd., Nantou City, Nantou
2、系爭網域名稱註冊資料
2.1系爭網域名稱:prada.tw
2.2註冊日期:西元2014年1月6日
2.3受理註冊機構:APT
3、本案適用規定及受理程序
3.1 「財團法人台灣網路資訊中心」(下稱「TWNIC」)訂有「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(下稱「處理辦法」),規範臺灣地區網域名稱之註冊。依「處理辦法」第16條第1項規定,註冊人註冊之網域名稱如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(下稱「實施要點」)等相關規定處理。
3.2社團法人台北律師公會係經TWNIC認可成為國家代碼(ccTLD)為.tw之網域名稱爭議處理機構,並訂有「社團法人台北律師公會網域名稱爭議處理附則」(下稱「處理附則」)作為爭議處理之規範。本案經申訴人向台北律師公會提出申訴,台北律師公會確認本案符合「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」等相關規定,正式受理本案。故註冊人有私法上之契約義務,接受台北律師公會處理系爭網域名稱之爭議。
3.3台北律師公會除依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之規定處理本案外,未規定之事項,則適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(下稱「ICANN」)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (下稱「UDRP」)、Rules for UDRP(下稱「Rules」),以及其他網域名稱爭議處理機構,如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(下稱「WIPO Center」)及財團法人資訊工業策進會科技法律研究所(下稱「資策會科法所」,前身為「財團法人資訊工業策進會科技法律中心,下稱「資策會科法中心」)等,所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。
3.4申訴要件:依「處理辦法」第5條第1項之規定:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,依本辦法向爭議處理機構提出申訴:一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」。
3.5依「處理辦法」第5條第2項之規定:「認定前項各第二款之事由之存否,應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料。有下列各款情形之一者事由時,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」。
3.6依「處理辦法」第5條第3項之規定:「認定第一項第三款惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。」。
4、本案事實
4.1註冊人註冊prada.tw網域名稱(下稱「系爭網域名稱」),申訴人則註冊有prada.com及prada.com.au等網域名稱。
4.2註冊人註冊系爭網域名稱,但並無證據顯示其有與系爭網域名稱相同之商標、標章、事業名稱、或姓名等標識。
4.3申訴人認為註冊人註冊系爭網域名稱具有「處理辦法」第5條第1項各款所列情事,乃依「處理辦法」、「實施要點」之規定提出申訴,請求移轉系爭網域名稱予申訴人。
5、當事人之主張
5.1申訴人之申訴意旨略以:
5.1.1系爭網域名稱與申訴人之商標及事業名稱確屬相同而產生混淆:
(1)申訴人早於西元1913年,由Mario Prada於義大利米蘭開設第一間精品店,販售皮革手提包、旅行箱、皮革配件等精品;於西元1919年成為義大利皇家正式供應商,自此聲望漸長,逐步擴張版圖,PRADA成為全球精品之領導品牌之一。申訴人現於全球70多個國家均設有眾多之直營商店、特許經營商店以及百貨公司專櫃,包括於義大利之44間、歐洲115間、中東2間、北美洲47間、日本65間及亞洲115間之直營商店等。申訴人並自西元2010年起,開設PRADA之網路商店。為保障申訴人之Prada商標,促進網路行銷Prada品牌,申訴人自西元1993年起,在台灣陸續獲得中華民國經濟部智慧財產局核准註冊「PRADA」為商標並指定專用於相關商品及服務,此有申訴人在台灣註冊之商標註冊資料影本可茲證明(申證一)。此外,申訴人並已登記且係將近150個含有PRADA之網域名稱之註冊人,例如:「prada.com」及「prada.com.au」(申證二)。經過申訴人數十年來之積極長期投資於廣告、行銷及持續使用下(申證三),PRADA商標不僅在台灣已成為著名商標,亦享有全球之高度聲譽。台北律師公會專家小組103年網爭字第001號決定書並業已認定,申訴人之「PRADA」商標,不僅在台灣已成為著名商標,亦享有全球之高度聲譽(申證四)。註冊人在未經過申訴人之任何授權或同意之下,申請註冊「prada.tw」網域名稱(以下簡稱「系爭網域名稱」)(申證五)。
(2)本件系爭網域名稱「prada.tw」,其中「prada」為系爭網域名稱之特取部分,俾與他商標、事業或網域名稱等為區分、識別之用。而本件申訴人之事業名稱為「PRADA S.A.(中文事業名稱為:普瑞得有限公司)」,此外,申訴人已於世界多國申准註冊「PRADA」商標,並自西元1993年起,在台灣陸續獲得中華民國經濟部智慧財產局核准註冊「PRADA」為商標並指定專用於相關商品及服務,此有申訴人在台灣註冊之商標註冊資料影本可茲證明(請參申證一)。申訴人並於其官方網站之網頁上使用「PRADA」商標,此有申訴人官方網站「prada.com」可證(申證七),故「PRADA」不僅為申訴人之事業名稱之特取部分,亦為申訴人之商標名稱,足堪認定。準此,系爭網域名稱對一般具有普通知識經驗之網路使用者而言,得一望即知系爭網域名稱之特取部分係仿襲申訴人之「PRADA」商標,並與申訴人之事業名稱相同,故系爭網域名稱之特取部分「prada」與申訴人之「PRADA」商標及事業名稱完全相同。再者,依據台北律師公會專家小組103年網爭字第001號決定書所示,申訴人之「PRADA」商標,不僅在台灣已成為著名商標,亦享有全球之高度聲譽(申證四)。復查,註冊人就系爭網域名稱「prada.tw」,並未加入任何其他具有顯著性之因素使網路使用者得以區別申訴人之「PRADA」商標及事業名稱與系爭網域名稱「prada.tw」。並參酌申訴人已多年使用「prada.com」為申訴人之官方網站,註冊人之系爭網域名稱確實造成網路使用者錯誤認知系爭網域名稱為申訴人在台灣之官方網站。末查,系爭網域名稱「prada.tw」中之「.tw」部分為台灣之頂級網域名稱,無任何識別系爭網域名稱之效果,而不能將系爭網域名稱與申訴人之「PRADA」商標所給予人的整體形象區分開。
(3)綜上所述,註冊人之系爭網域名稱與申訴人之商標、事業名稱或其他標識相同而產生混淆,構成「處理辦法」第5條第1項第1款之規定。
5.1.2本件註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益:
(1)「於舉證責任分配上,申訴人就『註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益』,原則上所負乃形式舉證責任,而由註冊人舉證其就系爭網域名稱有權利或正當利益。」(參資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2008-010,7.3.3)。再者,註冊人是否對網域名稱擁有合法權利或利益,取決於該網域名稱是不是與註冊人的業務,包括商號或商標,有明顯的關係(參資策會科法中心專家小組決定書案號:STLC2007-016)。
(2)查申訴人已在台灣獲得中華民國經濟部智慧財產局核准註冊「PRADA」為商標。且該商標在台灣已成為著名商標,亦在全球享有高度知名度。申訴人從未以授權、加盟、合作或以其他任何方式授予註冊人註冊網域名稱或以其他任何方式使用PRADA商標之權利或任何利益。
(3)次查,註冊人在台灣未曾以「PRADA」取得任何商標,經查詢經濟部智慧財產局之商標檢索,並未發現註冊人「布工坊」有註冊或申請任何含有「PRADA」字樣之商標,此有經濟部智慧財產局商標資料檢索結果可證(申證八)。故申訴人已盡其就「註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益」,所負之形式舉證責任。
(4)再者,以申訴人「PRADA」商標,已於台灣成為著名商標之事實,註冊人係刻意註冊系爭網域名稱,為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。註冊人並非以善意使用或準備使用系爭網域名稱,銷售商品或提供服務(詳以下本申訴書第三點之理由)。故註冊人亦不得主張其符合處理辦法第5條第2項第1款:「註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者」之規定。
(5)鑒於申訴人數十年來之積極長期投資於廣告、行銷及持續使用下,「PRADA」商標在台灣已成為著名商標,並享有全球之高度聲譽。甚且註冊人「布工坊」之名稱,與申訴人之「PRADA」商標,並無任何關聯。實難想像註冊人得因為合法使用系爭網域名稱、為一般大眾所熟知而未有任何攀附申訴人PRADA商標聲譽之情事,從而,應認本案不符合處理辦法第5條第2項第2款:「註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知」之規定。
(6)末查,註冊人先是將系爭網域名稱「prada.tw」轉址連結至「www.kawaii.tw」;目前則是將系爭網域名稱「prada.tw」轉址連結至「www.0204.net」之情色網站,提供網路使用者相關之色情服務(申證九)。足見註冊人係利用系爭網域名稱「prada.tw」中,申訴人著名「PRADA」商標之識別部分,誤導消費者瀏覽註冊人所轉址連結之網頁,增加該等網頁之瀏覽流量,以獲取商業利益。系爭網域名稱現在連結至「www.0204.net」之情色網站,更係減損申訴人「PRADA」商標之行為。故本案亦不符合處理辦法第5條第2項第3款:「註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者」之規定。是以,註冊人顯非善意使用系爭網域名稱、非因使用系爭網域名稱,已為一般大眾所熟知,更非屬合法、非商業或正當之使用,自不符合處理辦法第5條第2項第1款、第2款及第3款之規定。
(7)綜上所述,申訴人主張註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益,確有理由,合於處理辦法第5條第1項第2款之規定。
5.1.3註冊人註冊及使用系爭網域名稱,應屬惡意:
(1)惡意註冊或惡意使用網域名稱,係指以不正當之目的註冊或使用該網域名稱,因此,申訴人應主張並舉證證明,註冊人於註冊或使用系爭網域名稱時,具有不正當之目的。於判斷不正當的目的之要件時,應參酌第5條第3項各款情形,以認定是否有惡意註冊或惡意使用之情形;各款僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限(參資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001,7.5(5)),且如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人惡意註冊或惡意使用網域名稱,並不以全部具備為必要。
(2)查申訴人早於西元1993年起即以「PRADA」在台取得商標專用權。併參申訴人自西元1913年起於義大利米蘭開設第一家據爭商標商品專賣店起,迄今設有眾多之直營商店、特許經營商店以及百貨公司專櫃,包括於義大利之44間、歐洲115間、中東2間、北美洲47間、日本65間及亞洲115間之直營商店等;足認「PRADA」為著名商標。台北律師公會專家小組103年網爭字第001號決定書亦認申訴人之「PRADA」商標,確實為台灣之著名商標。
(3)基此,實難想像註冊人於註冊系爭網域名稱,有任何可能不知申訴人之PRADA商標之情事存在。惟註冊人卻仍以申訴人取得商標專用權之著名商標「PRADA」作為自己之網域名稱,顯見申訴人PRADA商標之高度聲譽乃為註冊人註冊時之動機所在。註冊人確實係惡意註冊系爭網域名稱。
(4)次查,註冊人先是將系爭網域名稱「prada.tw」轉址連結至「www.kawaii.tw」;目前則是將系爭網域名稱「prada.tw」轉址連結至「www.0204.net」之情色網站,提供網路使用者相關之色情服務(申證九)。網路使用者於見到系爭網域名稱時,仍以申訴人之「PRADA」商標為唯一識別部分。註冊人利用系爭網域名稱與申訴人商標間之混淆,刻意誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址,以達到其營利之目的。註冊人確係惡意使用系爭網域名稱。
(5)再者,申訴人曾於西元2014年1月28日以電子郵件之方式向註冊人提出警告函,表示註冊人之行為已經侵害申訴人之「PRADA」商標權,註冊人於西元2014年1月29日回覆申訴人,表示其欲售出系爭網域名稱。足見註冊人有「藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益」之情事,而屬惡意註冊且惡意使用系爭網域名稱。
(6)綜上,註冊人註冊及使用系爭網域名稱均惡意符合「處理辦法」第5條第1項第3款之規定。
5.1.4綜上所述,系爭網域名稱該當於「處理辦法」第5條第1項規定,申訴人茲依照「處理辦法」第9條規定,請求 貴公會將系爭網域名稱移轉予申訴人。
5.1.5申訴人所提出之證明文件如下:
(1)申證一:申訴人在台灣註冊之商標註冊資料。
(2)申證二:申訴人以「PRADA」為主要部分之網域名稱註冊資料。
(3)申證三:申訴人行銷、投資及廣告「PRADA」商標之相關資料。
(4)申證四:台北律師公會專家小組103年網爭字第001號決定書。
(5)申證五:系爭網域名稱註冊資料。
(6)申證六:申訴人之警告函及註冊人之回覆電子郵件。
(7)申證七:申訴人之官方網站網頁。
(8)申證八:經濟部智慧財產局商標資料檢索結果。
(9)申證九:系爭網域名稱之歷史瀏覽紀錄。
5.2註冊人截至專家小組作成本件決定之前,仍未為任何答辯。
6、決定理由
6.1依據
6.1.1網域名稱爭議之處理程序及原則:
「網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故『處理辦法』所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。」(參資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001,7.1)。
6.1.2申訴之要件與舉證責任:
(1)依「處理辦法」第5條第1項之規定,「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」。
(2)「處理辦法」第5條第1項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第4條、第14條)、「有下列各款情形之一者」(例如第5條第2項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第3條)。此外,「處理辦法」制訂時乃以ICANN所頒布之「UDRP」為主要參考依據。「UDRP」4.a.與我國「處理辦法」第5條第1項之規定相類似,均在規範申訴人提起申訴之要件,其兩者規範內容亦多雷同。參酌「UDRP」4.a之規定:「Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith. In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present.」,其中所列(i)至(iii)點要件中,點與點間均以連接詞「and」作連接,且該條文並規定申訴人必須證明該三種情事均具備。據此得認「處理辦法」第5條第1項所規定之三種情事應同時具備,申訴始能成立,此點亦已為國內多件網域名稱爭議處理案件之專家小組所確立,本專家小組亦採此看法。
(3)關於舉證責任之分配,申訴人首應就系爭網域名稱如何符合「處理辦法」第5條之要件提出說明及必要之證據;而註冊人則就系爭網域名稱依「處理辦法」第5條不需移轉或取消提出說明及必要之證據。超過此部分之主張或舉證,專家小組雖非不得參考,惟於決定時仍應依據「處理辦法」之規定而為判斷(參資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2006-016,9.2.3)。
(4)有關註冊人告知及確保義務之違反:
「處理辦法」第3條第1項規定:「註冊人申請註冊、續用網域名稱,以及更改網域名稱之註冊資料時,應告知受理註冊機構並確保下列事項之真實性,如有侵害他人權益時,並應自負其責:…二、就註冊人所知,其註冊之網域名稱並未侵害他人之權益。三、非以不正當之目的註冊或使用該網域名稱。…」、第2項規定:「違反前項規定,註冊人管理機構得同意依本辦法取消或移轉該網域名稱。」,此等規定係作為註冊人與受理註冊機構間註冊時形成私法契約及後續相關爭議處理之預先合意,但難以作為申訴人之實體上請求基礎,專家小組仍須逐一判斷前揭「處理辦法」第5條第1項各款要件是否均符合,始能做成移轉或取消網域名稱之決定。
6.2得心證之理由
6.2.1系爭網域名稱與申訴人之商標及事業名稱是否相同而產生混淆:
(1)按「處理辦法」第5條第1項第1款規定,網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者,係指系爭網域名稱,依整體觀察方式,在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似,而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者,即構成該要件(參資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001,7.3(3)、STLC2001-003,7.3、STLC2001-004,7.6(2);以及台北律師公會專家小組決定書,案號:(96)網爭字第3號,7.3)。至於申訴人之商標是否為著名商標,非必所問(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-004,7.6)。
(2)經查:
A.本件註冊人所註冊之網域名稱「prada」為系爭網域名稱之主要部分,俾作為與他商標、事業名稱、網域名稱等識別之用。
B.註冊人於103年1月6日註冊系爭網域名稱以前,申訴人早自82年起於台灣即以「prada」為商標圖樣陸續獲准註冊,並提出申證一為證。惟申訴人所提出之申證一僅有中華民國註冊第596574號商標之資料。為此,專家小組進一步依職權調查,確認103年1月6日前,申訴人於台灣以「prada」為商標圖樣之全部或一部之商標已有35筆商標註冊資料,即註冊第596574、681158、692417、737591、737955、822056、843940、826808、788080、101702、824033、827216、856942、875383、863907、864045、869875、876929、868485、920973、128141、967656、984880、971376、966584、931844、985948、1287182、1463582、1476076、1478041、1463583、1469561、1498456、1549389等號商標,此有申證一暨專家小組依職權於經濟部智慧財產局商標檢索系統所調查之商標註冊資料可資為證。
C.另申訴人主張其設有「prada.com」及「prada.com.au」等共近150個網域名稱如申證二,並提出經申訴人以「www.prada.com」網址之實際使用資料如申證七。惟查,申證二所示之網域名稱實際上共86個,而非申訴人所主張之近150個,且並未提出個別網域名稱之WHOIS登記資料供參。為此,專家小組另依職權查詢WHOIS登記資料,確認「prada.com」及「prada.com.au」二網域名稱確為申訴人所有。其中「prada.com」早於西元1997年6月9日即已註冊,且有用以架設網站提供申訴人商品及服務之事實,符合「處理辦法」第5條第1項第1款所定之「申訴人之其他標識」。
D.由申訴人提出之事證可知,申訴人之「prada」系列商標經其長期、廣泛、大量持續使用後,在全球及台灣均享有高知名度。
(3)本件依整體觀察方式,系爭網域名稱「prada.tw」與申訴人之商標「prada」、事業名稱「prada」及其他標識「prada.com」、「prada.com.au」,在外觀、觀念或讀音上相同。而商標與事業名稱之知名度愈高者,他人使用相同之網域名稱時,愈容易產生認識上的混淆,故一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,實無從區辨系爭網域名稱「prada.tw」與申訴人之「prada」商標、事業名稱「prada」及其他標識「prada.com」、「prada.com.au」之不同,故顯有混淆誤認之虞。
(4)據上論述,專家小組認定註冊人之系爭網域名稱與申訴人之商標、事業名稱或其他標識相同而產生混淆,合於「處理辦法」第5條第1項第1款之規定。
6.2.2註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益:
(1)按「處理辦法」第5條第2項規定:「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」,而「於舉證責任分配上,申請人就『註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益』,原則上所負乃形式舉證責任,而由註冊人舉證其就系爭網域名稱有權利或正當利益。」(參資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2008-010,7.3.3),合先敘明。
(2)又按,註冊人是否對網域名稱擁有合法權利或利益,取決於該網域名稱是不是與註冊人的業務,包括商號或商標有明顯的關係(參資策會科法中心專家小組決定書案號:STLC2007-016)。亦即註冊人就其網域名稱權利或正當利益之判斷,指註冊人之網域名稱與其公司名稱、所營事業內容,在語義、字義或商業習慣上有明顯之關聯而言(參資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2002-007 7.4(3))。
(3)查本件註冊人係布工坊,其名稱與系爭網域名稱prada.tw或主要識別部分「prada」均顯不相同;再者,註冊人迄今並未為任何答辯,亦未提出與系爭網域名稱相同之商標、標章、事業名稱、或姓名等標識之資料或與上揭三款情形有關之事證。依上開舉證責任分配之原則,以及申訴人所提出申證八所示註冊人確未申請包含「prada」之商標等情,專家小組尚無從認定註冊人就系爭網域名稱有權利或正當利益。
(4)此外,依申訴人提出之申證九,系爭網域名稱之歷史網頁內容似與女性彩粧、保養、婦幼有關,但網頁通篇並無以「prada」銷售或提供與「prada」有關之商品或服務;惟僅就申證九所顯示之內容觀之,尚無法確認系爭網域名稱是否有轉址連結至申訴人所主張為情色網站之「www.0204.net」。經專家小組103年11月28日造訪「prada.tw」,因瀏覽器已找不到該網域名稱之伺服器而無法進入網頁,故能確認系爭網域名稱目前並無建置內容。綜上各情,自難認註冊人註冊系爭網域名稱及上述歷史使用方式為善意,故不符合「處理辦法」第5條第2項第1款規定。
(5)再者,如前6.2.1所述,註冊人使用系爭網域名稱有混淆及誤導消費者之虞。註冊人復未提出答辯書及相關事證,說明並舉證其使用方式為「合法」、「非商業」或「正當」。是故,專家小組亦難認定註冊人有「處理辦法」第5條第2項第3款之情形。
(6)另,申訴人固主張,其prada商標在台灣已成為著名商標之情況下,實難想像註冊人得因為「合法使用」系爭網域名稱、為一般大眾所熟知而未有任何攀附申訴人prada商標聲譽之事,故不符合「處理辦法」第5條第2項第2款所定「註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知」云云。惟本專家小組認為,該款規定之意旨係為保障註冊人使用該網域名稱既已為一般大眾所熟知,可見該網域名稱被使用之密度或受大眾歡迎之程度,故得例外作為認定註冊人對該網域名稱有正當利益之基礎;且對照前揭同條第3款規定為體系解釋可知,第2款規定應不以註冊人使用之合法性為必要。惟本專家小組依職權透過知名入口網站(Google及Yahoo!)搜尋「prada.tw」,並未能直接尋獲系爭網域名稱網頁。以此推斷,一般大眾應未經常性地接觸或近用系爭網域名稱。故此,註冊人使用系爭網域名稱,難謂已為一般大眾所熟知。
(7)綜上,專家小組認定註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益,合於「處理辦法」第5條第1項第2款之規定。
6.2.3註冊人是否惡意註冊或惡意使用系爭網域名稱:
(1)依「處理辦法」第5條第3項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」:一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。
(2)按「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,係指以「不正當之目的」註冊或使用該網域名稱,因此,申訴人應主張並舉證證明,註冊人於註冊或使用系爭網域名稱時,具有「不正當之目的」。於判斷不正當的目的之要件時,應參酌第5條第3項各款情形,以認定是否有「惡意註冊」或「惡意使用」之情形;各款僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限(參資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001,7.5(5)),且如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,並不以全部具備為必要。
(3)查註冊人於回覆申訴人之電子郵件中先是表示,註冊人係為其客戶申請系爭網域名稱,其客戶尚未給付710美元之酬金,倘若其客戶最終不給付前開款項,註冊人必須轉賣以得補償,註冊人嗣又表示,系爭網域名稱「無法免費提供給貴公司」等語,故註冊人確有求售系爭網域名稱之意思(申證六)。另考量註冊人註冊期間為西元2014年1月6日至西元2015年1月8日僅為期一年,註冊年費新台幣800元與電子郵件內提到的710美元亦有差距。因此註冊人應有「處理辦法」第5條第3項第1款「註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售網域名稱之方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益」之情形。
(4)再者,依照申訴人所提出之系爭網域名稱歷史使用頁面內容可知,註冊人將系爭網域名稱用於女性彩粧、保養、婦幼文章等內容,但從申訴人所提出之有限網頁內容,尚無法據以判斷註冊人有以系爭網域名稱實際經營業務或刊登廣告,即難以判斷註冊人註冊或使用系爭網域名稱之「目的」為何,故難以完全認定註冊人之行為構成「處理辦法」第5條第3項第3、4款所定「註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。」、「註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址」等要件。
(5)惟「處理辦法」第5條第3項各款情形僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限;且如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,並不以全部具備為必要,業如前述。基此,因註冊人確有求售系爭網域名稱之意思,且系爭網域名稱與申訴人著名商標「prada」確有混淆及誤導消費者之虞;而由註冊人之使用態樣應可認定其有將搜尋申訴人「prada」商品或服務相關資料之網路使用人誤導進入系爭網域名稱或增加網站點擊流量之意思;加以註冊人註冊及使用系爭網域名稱之結果確已妨礙申訴人使用其商標及事業名稱或註冊網域名稱;故專家小組仍認為註冊人有「惡意註冊」或「惡意使用」系爭網域名稱之情形,而合於「處理辦法」第5條第1項第3款之規定。。
6.3結論
本件註冊人以「prada.tw」網域名稱申請註冊,有「處理辦法」第5條第1項第1、2、3款之情事,申訴人依「處理辦法」第9條規定請求移轉系爭網域名稱,應屬有據。
7、決定主文
系爭網域名稱「prada.tw」應移轉予申訴人普瑞得有限公司。


專家小組:吳梓生律師

決定日期:西元2014年12月4日



 
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