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爭議決定公告

案 號:
103年網爭字第001號
系爭網域名稱:prada.com.tw
處理程序開始:2014/3/5
處理現況及決定:移轉
決定書:台北律師公會專家小組決定書
案 號:103年網爭字第001號

1.當事人
1.1.申訴人:普瑞得有限公司(PRADA S.A.)
(地址:盧森堡L- 1118阿爾德林23號)
代理人:博仲法律事務所陳慧玲律師/劉佳渝律師
(地址:台北市中正區重慶南路一段86號12樓)
1.2.註冊人:泰新企業管理顧問股份有限公司
(地址:台南市新都路359號)
代理人:註冊人未委任代理人

2.系爭網域名稱與其受理註冊機構
2.1.系爭網域名稱:prada.com.tw
2.2.系爭網域名稱之受理註冊機構:SEEDNET。
2.3.系爭網域名稱係由註冊人於2000年4月29日申請完成註冊。

3.本案處理程序
3.1.申訴人委託博仲法律事務所陳慧玲律師、劉佳渝律師於2014年2月21日將申訴書送達台北律師公會網域名稱爭議處理機構(以下簡稱《本爭議處理機構》),請求移轉系爭網域名稱,並選擇由本爭議處理機構選定一位專家組成專家小組。
3.2.本爭議處理機構於確認申訴書內容符合《財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法》(以下簡稱《處理辦法》)、《財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理 辦法實施要點》(以下簡稱《實施要點》)及《社團法人台北律師公會網域名稱爭議處理附則》(以下簡稱《處理附則》)之相關規定後,正式受理本案。
3.3.本爭議處理機構通知註冊人泰新企業管理顧問股份有限公司姚正璽提出答辯書,屆期未收受到答辯書。

4.本案事實
4.1.申訴人為我國1994年5月1日審定,註冊號碼00596574「PRADA」商標之專用權人。申訴人另已註冊將近150個含有「PRADA」之網域名稱。
4.2.申訴人主張長期投資廣告、行銷及持續使用「PRADA」商標,不僅在台灣已成為著名商標,在全球亦享有高度聲譽。
4.3.註冊人並無「PRADA」商標或服務標章之專用權,亦未經申訴人同意或授權,於2000年4月29日向系爭網域名稱之受理註冊機構SEEDNET申請完成註冊爭議之網域名稱「prada.com.tw」。
4.4.申訴人認該有爭議之網域名稱「prada.com.tw」與申訴人之註冊商標「PRADA」英文字母完全相同,實際上已產生令人混淆誤認之虞。
4.5.申訴人曾於2012年8月8日以電子郵件方式向註冊人提出警告函,註冊人則於2012年8月14日回覆申訴人,表示欲售出系爭網域名稱。
4.6.申訴人向本爭議處理機構提出申訴書,請求註冊人移轉系爭網域名稱prada.com.tw予申訴人。
4.7.截至本決定書作成之日,註冊人仍未提出任何答辯書。

5.適用規定
5.1.台北律師公會於2001年3月29日,經TWNIC認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。
5.2.依《財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法》第16條之規定,註冊人註冊之網域名稱如與第三人產生爭議時,同意依《處理辦法》及《實施要點》規定辦理之;經申訴人向台北律師公會提出本申訴案,故註冊人有私法上之契約義務接受台北律師公會處理本案系爭網域名稱之爭議。
5.3.專家小組依據《處理辦法》、《實施要點》及《處理附則》之相關規定處理本案,上述未規定之事項,則適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱〝ICANN〞)所頒布之《Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy》(以下簡稱《UDRP》)、Rules for UDRP(以下簡稱《Rules》),以及其他網域名稱爭議處理機構如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱〝WIPO Center〞)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

6.當事人之主張
6.1.申訴人之主張略以:
(1)申訴人為「PRADA」商標之專用權人,於全球70多國均設有直營商店、特許經營商店及百貨公司專櫃,並開設「PRADA」網路商店,對於台灣地區之消費者而言,為著名標章。
(2)系爭網域名稱與申訴人之商標確屬相同或近似而產生混淆
註冊人所註冊使用的網域名稱「prada.com.tw」,其中「prada」為系爭網域名稱之特取部分,與申訴人之「PRADA」商標及事業名稱完全相同。且註冊人就系爭網域名稱「prada.com.tw」並未加入任何其他具有顯著性之因素使網路使用者得以區別,確實將造成網路使用者錯誤認知系爭網域名稱「prada.com」為申訴人於台灣已多年使用之官方網站。
(3)註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益
申訴人從未以授權、加盟、合作或其他任何方式授予註冊人註冊網域名稱或其他任何方式使用「PRADA」商標之權利或任何利益。註冊人並未擁有與「PRADA」相關之任何商標或服務標章,該公司名稱為「泰新企業管理顧問股份有限公司」,無論特取部分或英文譯名,均難以與系爭網域名稱「prada.com.tw」產生關連。故註冊人就「prada.com.tw」之網域名稱並無權利或正當利益。
(4)註冊人註冊系爭網域名稱應屬惡意
註冊人曾於系爭網域名稱上,販售系爭網域名稱;申訴人於2012年8月8日曾以電子郵件方式向註冊人提出警告函,註冊人則於2012年8月14日回覆申訴人,表示欲售出系爭網域名稱,充分證明註冊人係以惡意註冊與申訴人商標、服務標章密切相關之網域名稱,欲藉出售系爭網域名稱自申訴人或其競爭者獲得超過系爭網域名稱註冊所需相關費用之利益之情事,故註冊人顯係惡意註冊系爭網域名稱。
6.2.註冊人主張
截至本決定書作成之日,註冊人仍未提出任何答辯書。

7.決定理由
7.1.網域名稱爭議之處理程序及原則
網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,作為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌。
7.2.要件
專家小組係依「處理辦法」第五條第一項規定之要件為判斷如下:
(1)「處理辦法」第五條第一項規定:
「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:
一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」
專家小組應依前述三款要件判斷申訴人之申訴是否有理由。
(2)第五條第一項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此參照「處理辦法」其他規定即可得知。亦即,在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第四條、第十四條)、「有下列各款情形之一者」(例如第五條第二項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第三條)。此點已經國內多件網域名稱爭議案件之專家小組確認,應無疑義。
(3)申訴人就「處理辦法」第五條第一項所規定之各項申訴要件存在之事實,僅須負相當之舉證責任,其提出申訴即屬合於程式,至於申訴是否有理由,則應由專家小組依據申訴人所提供之資料、註冊人所提供之資料及專家小組職權調查所得之資料,就「處理辦法」第五條第一項所規定之個別要件逐一判斷之。
7.3.系爭網域名稱是否與申訴人之商標相同或近似而產生混淆?
(1)申訴人主張其於1993年起即以「PRADA」在台註冊取得商標專用權,並已註冊將近150個含有「PRADA」之網域名稱。又申訴人自1913年起於義大利米蘭開設第一間精品店,販售皮革手提包、旅行箱、皮革配件等精品,「PRADA」成為全球精品之領導品牌之一,現於全球70多個國家均設有眾多之直營商店、特許經營商店以及百貨公司專櫃,包括於義大利之44間、歐洲115間、中東2間、北美洲47間、日本65間及亞洲115間之直營商店等。申訴人並自西元2010年起,開設「PRADA」之網路商店。申訴人經數十年積極長期投資於廣告、行銷及持續使用「PRADA」商標,不僅在台灣已成為著名商標,亦享有全球之高度聲譽,有申訴人提出相關資料為憑(參照申訴書申證二、三檢附申訴人公司網域名稱註冊資料及行銷、投資、中英文平面雜誌及廣告),可堪認定。
(2)本案註冊人註冊之網域名稱「prada.com.tw」之主要部分「prada」與申訴人之商標及服務標章「PRADA」,二者相較,英文文字完全相同,僅有英文字母大小寫之差別,根據網路使用者所熟知,網域名稱以大寫或小寫表示,並不妨礙其連結,故系爭網域名稱將英文字母變更為小寫,並不構成網域名稱與商標不相同之理由。依「處理辦法」第五條第一項第一款規定:「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者」,係指網域名稱與申訴人之商標、事業名稱等標識相同或近似,並因而產生混淆。就註冊人註冊之系爭網域名稱,與申訴人之商標、事業名稱及所經營之網站「prada.com」均極為近似,對一般消費者與網路使用者而言,並無從對其主體性加以分辨,若註冊人利用系爭網域名稱架構網站時,將會使網路使用者誤以為該網站與申訴人具有某程度的關連,將造成網路使用者混淆情事。換言之,如施以一般人之注意,異時異地隔離觀察,應認註冊人系爭網域名稱與申訴人之商標、標章、標誌近似而有產生混淆情事。
(3)專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之商標相同而產生混淆,合於「處理辦法」第五條第一項第一款規定之要件。
7.4.註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益?
註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益的判斷,除符合「處理辦法」第五條第二項所定標準得認定「有」正當權益外,專家小組仍應審酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料,作綜合判斷,於此合先敘明。以下即依「處理辦法」第五條第二項所定標準,逐一討論。
(1)依「處理辦法」第五條第二項規定:
「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」
(2)註冊人未能證明其已以善意使用或準備使用該網域名稱
據申訴人主張,註冊人之中文事業名稱「泰新企業管理顧問股份有限公司」,不論其特取名稱或英文譯名,均與系爭網域名稱之特取部分「PRADA」完全不同,且毫無關聯性,又註冊人從未以「PRADA」取得任何「商標」、「服務標章」、「證明標章」或「團體標章」之註冊,亦未提出任何發生爭議前已以善意使用或可證明已準備使用相關文字之證明,可見註冊人與系爭網域名稱應無使用上之合理關聯性。
(3)申訴人主張註冊人並無權利或正當利益使用系爭網域名稱,註冊人註冊系爭網域名稱並無與其商標、標章、事業名稱、姓名等標識相當,因此應無權利與正當利益使用。對此註冊人並未異議,應認申訴人之主張為真實。
(4)專家小組認為,註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益。
7.5.註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱?
(1)關於認定註冊人是否有「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱之情事,依「處理辦法」第五條第三項之規定,得參酌下列各款情形:
「一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。」
上述各款情形,均屬認定是否有「惡意註冊」或「惡意使用」之參考因素,僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限("M&M`s"案,7.5.(5)),且如有其中之一種或數種情事,足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,亦足該當之,並不以全部具備為必要(參考"michelin"案7.5(3))。
(2)註冊人曾於系爭網域名稱上,販售系爭網域名稱
申訴人曾於2012年1月17日發函催告,又於2012年8月8日以電子郵件方式向註冊人提出警告函,註冊人則於2012年8月14日回覆申訴人,表示欲售出系爭網域名稱,申訴人主張註冊人係惡意註冊與申訴人商標、服務標章密切相關之網域名稱牟利,應可採信。
(3)本專家小組認為註冊人之行為,符合第五條第三項第ㄧ款之情形,而有惡意註冊或使用網域名稱之情事。
7.6綜上所述,專家小組認定申訴人所申訴之事實、理由及證據,符合「處理辦法」第五條第一項之要件,是以申訴人就系爭網域名稱之申訴成立,故依申訴書中請求移轉之救濟方法作成決定。

8.決定主文
網域名稱「prada.com.tw」應移轉予普瑞得有限公司(PRADA S.A.)


專家小組:陳淑貞律師

決定日期:2014年4月22日



 
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