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爭議決定公告

案 號:
97年網爭字第005號
系爭網域名稱:bancaintesa.tw
處理程序開始:2008/6/27
處理現況及決定:移轉
決定書:
台北律師公會
專家小組決定書
案號:(97)年網爭字第005號

1. 當事人
1.1. 申訴人:義大利商英塔沙聖保羅公司(Intesa Sanpaolo S.p.A.)
地址:Piazza San Carlo, 156 10121 Torino
1.2. 註冊人:Register.Com, Inc
地址:575 8TH Avenue New York, NY10018 U.S.A
2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構
2.1. 系爭網域名稱:BANCAINTESA.TW
2.2. 系爭網域名稱之受理註冊機構(Registrar):Register.com
3. 本案處理程序
3.1. 申訴人於民國(下同)97年6月23日委託台一國際專利法律事務所將申訴書紙本送達台北律師公會網域名稱爭議處理機構(以下簡稱〝本爭議處理機構〞)。
3.2. 申訴人選擇由一名專家組成專家小組,本爭議處理機構指定簡榮宗律師為本案之處理專家。
3.3. 本爭議處理機構於97年6月26日通知註冊人Register.com於7月24日提出答辯書,屆期未收受到答辯書。
4. 本案事實
4.1. 申訴人義大利商英塔沙聖保羅公司主張其為國際知名企業,於義大利從事銀行集團業務,並請求註冊人移轉網域名稱BANCAINTESA.TW予申訴人。
4.2. 申訴人義大利商英塔沙聖保羅公司在我國為「BANCA INTESA」商標註冊人(商標註冊號數第1184586號)。已經向我國經濟部智慧財產局註冊之INTESA有專用權,商品服務名稱為:保險業務;財務之評估、分析、諮詢顧問等。專用期間至104年11月30日止。
4.3. 申訴人察覺該有爭議之網域名稱BANCAINTESA.TW和銀行業、財務業網站相聯結和申訴人之註冊商標BANCA INTESA英文字母完全相同,登記之業務亦為相同。唯一差異僅該網域名稱BANCA和INTESA中間無空隔,實際上已令人產生混淆誤認之虞。
4.4. 申訴人於97年2月25日曾發函要求註冊人尊重其商標權,將其未經同意而註冊之網域名稱移轉予申訴人,然未得到註冊人任何回音。
4.5. 截至本決定書作成之日,註冊人仍未提出任何答辯書。
5. 適用規定
5.1. 本爭議處理機構經財團法人台灣網路資訊中心認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。
5.2. 本爭議處理機構係依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭理處理辦法」(以下簡稱”處理辦法”)、「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭理處理辦法實施要點」(以下簡稱"實施要點")以及「社團法人台北律師公會網域名稱爭議處理附則」(以下簡稱”處理附則”)之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律。
6. 當事人之主張
6.1. 申訴人主張
(1)依據商標法第29條,註冊人於同一或類似之商品或服務,使用相同或近似於其註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者,應得商標權人同意。申訴人不同意註冊人使用BANCA INTESA並將其登記為網域名稱。故註冊人使用BANCAINTESA.TW時已違反商標法第29條。
(2)註冊人未得申訴人同意,明知為他人之註冊商標,而以該商標中之文字作為網域名稱,已導致商品或服務相關消費者混淆誤認,該行為似已違反商標法第62條,對申訴人構成侵害。就網域名稱爭議第五條而言,註冊人就BANCAINTESA.TW登記網域名稱之行為,應為惡意使用。
6.2. 註冊人主張
截至本決定書作成之日,註冊人仍未提出任何答辯書。
7. 決定理由
7.1. 網域名稱爭議之處理程序及原則
(1) 網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則。
(2) 「註冊人未依規定提出答辯書時,除特殊情形外,專家小組應依申訴書作出決定。」實施要點第五條第六項定有明文。本案專家小組亦認為,依辯論主義之精神,若申訴人僅對申訴要件存在之事實加以主張,並以文字說明取代證據之提出,此時若註冊人並不對申訴人提出之申訴要件存在加以爭執,則專家小組應認定有申訴人所提出申訴要件存在之事實。
7.2. 要件
(1) 依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:
一、 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。
(2) 第五條第一項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第四條、第十四條)、「有下列各款情形之一者」(例如第五條第二項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第三條)。
7.3. 系爭網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。?
(1) 申訴人主張伊擁有「BANCA INTESA」商標專用權,並提出註冊第1184586號商標證書及註冊資料,說明「BANCA INTESA」商標經申訴人在我國完成註冊登記。
(2) 申訴人另提出法律信函影本,說明其已向註冊人表示申訴人為國際知名企業,並於義大利從事銀行集團業務,註冊人未經同意,擅以與其所有之我國註冊第1184586號「BANCA INTESA」商標相同之英文作為網域名稱與銀行業、財務業網站相聯結,已導致商品或服務相關消費者混淆誤認,為註冊人所不否認,應認係真實。
(3) 系爭網域名稱「BANCAINTESA」,係由外文「BANCA」及「INTESA」構成,與申訴人註冊之「BANCA INTESA」商標相較,其外文文字完全相同,僅有其中有無空格之細微區別,如施以一般人之注意異時異地隔離觀察,應認與申訴人之商標、標章、標誌近似而產生混淆。
7.4. 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益?
(1) 依「處理辦法」第五條第二項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。
(2) 本案註冊人名稱為「:Register.Com, Inc」,其公司名稱與系爭網域名稱並無關聯;且由註冊人名稱文義以觀,足知註冊人應屬專業註冊公司,益見註冊人與戲稱網域名稱應無使用上之合理關聯性。
(3) 申訴人主張註冊人擁有該網域名稱,並無權利或正當利益,註冊人所擁有的上述網域名稱,由於並沒有與其商標、標章、事業名稱、姓名等標識相同,因此應無權利與正當利益使用。對此註冊人並未異議,應認申訴人之主張為真實。
(4) 專家小組認為,註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益。
7.5. 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱?
(1) 依「處理辦法」第五條第一項第三款之規定,申訴之成立尚必須註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱。只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要。
(2) 就認定註冊人是否有「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱之情事,依「處理辦法」第五條第三項之規定,得參酌下列各款情形:
一、 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
二、 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
三、 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
四、 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。
(3) 上述各款情形,均屬認定是否有「惡意註冊」或「惡意使用」之參考因素,僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限,且如有其中之一種或數種情事,足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,亦足該當之,並不以全部具備為必要
(4) 註冊人註冊系爭網域名稱,並用以連結銀行業、財務業網站,顯係以營利為目的,且該網域名稱與申訴人之商標文字完全相同而有混淆之高度可能,足見應係未引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址,應有攀附他人商標信譽之惡意。又申訴人為義大利知名銀行集團,註冊人既將系爭網域名稱與其他銀行業、財務業網站相連結,足見其應係經營相關金融業務,而二者既屬具有同業關係,依理對申訴人商標及營運情況應有認識,卻已與他人註冊商標完全相同之外文作為網域名稱,應認係故意誤導他人認為註冊人所經營的網站與申訴人或「BANCAINTESA」商標之來源有所關聯,依據「處理辦法」第五條第三項第四款之規定,註冊人係惡意註冊並使用系爭網域名稱。
7.6. 申訴人與系爭網域名稱有無合理關聯
(1)查申訴人為我國註冊第1184586號「BANCA INTESA」商標之商標權人,而擁有與系爭網域名稱完全相同之相標權,以「BANCA INTESA.TW」註冊網域名稱,應非屬「處理辦法」第五條第一項第三款所稱之惡意註冊或使用;且查,申訴人公司之特取名稱為「INTESA」,與系爭網域名稱「BANCAINTESA」後段文字相同,而「BANCA」一詞為義大利文「銀行」之義,故申訴人如註冊「BANCA INTESA.TW」為網域名稱,應與其正當商業使用具有合理關聯,並符合「處理辦法」第五條第二項所稱註冊人擁有網域名稱之正當利益。
(2)綜上,申訴人擁有對「BANCA INTESA.TW」註冊網域名稱之使用上正當利益,則申訴人「處理辦法」第九條規定請求移轉系爭網域名稱,應屬有據。
7.7 綜上,專家小組認為申訴人所訴符合「處理辦法」第五條第一項之要件,決定如主文。
8. 決定主文
網域名稱「BANCA INTESA.TW」應移轉予義大利商英塔沙聖保羅公司(Intesa Sanpaolo S.p.A.)。

專家小組:簡榮宗律師
決定日期:2008 年 8 月 11 日


 
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