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爭議決定公告

案 號:
97年網爭字第002號
系爭網域名稱:Gmail.com.tw
處理程序開始:2008/5/5
處理現況及決定:移轉
決定書:
台北律師公會
專家小組決定書

案號:97網爭字第002號
申訴人:美商古格公司(Google, Inc.)   註冊人:壹零壹資訊有限公司


1. 當事人
1.1申訴人:美商古格公司(Google, Inc.),其地址為美國94043加州山景市圓形劇場路1600號(1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW
  代理人:博仲法律事務所陳慧玲律師、陳絲倩律師、李志珊律師,其地址為台北市重慶南路一段86號12樓。
1.2註冊人:壹零壹資訊有限公司,其地址為南投縣鹿谷鄉鹿谷村新和巷25號。

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構
2.1系爭網域名稱:〈gmail.com.tw〉
2.2受理註冊機構:台灣電訊(TTN)
2.3系爭網域名稱註冊日期: 2004 年 6 月 12 日

3. 本案處理程序
3.1申訴人之代理人於 2008年4月30日將申訴書紙本與申訴書電子檔,送達台北律師公會,選擇由一名專家組成專家小組,並於2008年4月30日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。
3.2台北律師公會於 2008年5月 1日依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱「處理辦法」)第 12 條之規定,請財團法人台灣網路資訊中心(以下稱TWNIC) 提供系爭網域名稱之註冊及使用相關資訊。 TWNIC 於 2008年5月2日以傳真函覆台北律師公會相關資訊。
3.3台北律師公會於確認申訴書內容符合「處理辦法」、「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱「實施要點」)及「社團法人台北律師公會網域名稱爭議處理附則」(以下簡稱「處理附則」)之相關規定後,正式受理本案。並於2008年5月2日以郵寄及電子郵件方式將申訴書寄送予註冊人。
3.4台北律師公會依據「實施要點」第 4 條第 3 項之規定,本案處理程序開始日為2008年5月5日。
3.5 台北律師公會於2008年5月5日依「實施要點」第 4 條第 4 項之規定,將處理程序開始日以電子郵件及郵寄方式,通知雙方當事人及 TWNIC 。
3.6台北律師公會於 2008 年 5月 23日接獲註冊人之答辯書紙本及電子檔。
3.7台北律師公會於2008 年 5 月 26日依「實施要點」第 5 條之規定,將註冊人之答辯書,以電子郵件及郵寄方式寄送予申訴人。
3.8嗣台北律師公會接獲申訴人之補充申訴書紙本及電子檔後,於2008年6月4日以電子郵件及郵寄方式寄送予專家小組及對造當事人;其後於接獲註冊人之補充答辯書紙本及電子檔,於2008年6月4日以電子郵件及郵寄方式寄送予專家小組及對造當事人。
3.9因雙方當事人於申訴書及答辯書中,均選擇由一名專家組成專家小組,台北律師公會於2008年5月26日依「實施要點」第 6 條之規定,自其專家名單中選定江國棟律師,組成處理本案之專家小組,台北律師公會於2008年5月26日以電子郵件及郵寄方式,通知雙方當事人及 TWNIC 有關本案專家小組之選定及預定作出決定之日期為 2008年6月 8日。嗣因獲專家小組函謂認有延長決定期限之必要,台北律師公會乃於2008年6月6日函知各當事人延長決定作成期限至2008年6月15日。各當事人仍有補充意見,應於2008年6月9日下午4時前送達至本公會,逾期送達之補充意見將不做為認定之基礎。嗣台北律師公會接獲申訴人之補充申訴書(二)及註冊人之補充答辯書(二)紙本及電子檔後,於2008年6月9日以電子郵件及郵寄方式寄送予專家小組及對造當事人。

4. 本案事實
4.1申訴人美商古格公司(Google, Inc.),於全球申請「GMAIL」商標,並在中華民國就「GMAIL」商標,取得商標註冊號第01210376號,指定使用於電子郵件傳送服務等商品或服務之商標。申訴人並亦獲得、美國、日本、香港、澳洲等多國核准註冊。
4.2註冊人為壹零壹資訊有限公司,就「gmail.com.tw」於 2004年6月12日獲TTN准予註冊,並以「gmail.com.tw」(以下統稱「系爭網域名稱」)為網域名稱。註冊人並未提出證明有任何與系爭網域名稱相同或近似之註冊商標或標章等標識。
4.3申訴人認註冊人所登記註冊之「gmail.com.tw」網域名稱與申訴人之商標相同而使網路使用者產生混淆,註冊人就其網域名稱並無權利或正當利益,且是基於惡意向TWNIC註冊登記使用系爭網域名稱。申訴人乃委任代理人依處理辦法第5條第1項之規定提出申訴,並依同辦法第9條第1項及第4條第1項第3款之規定,請求註冊管理機構移轉系爭網域名稱予申訴人。
5. 適用規定
5.1台北律師公會於 2001 年 3 月 29 日,經 TWNIC 認可並簽約,成為國家代碼( ccTLD )為 tw 之網域名稱爭議處理機構。
5.2依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱「管理辦法」)第 15 條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」之規定辦理之,經申訴人向台北律師公會提出本申訴案,故註冊人有私法上之契約義務,接受台北律師公會處理本案系爭網域名稱之爭議。
5.3台北律師公會將依據「處理辦法」、「實施要點」、及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下簡稱「ICANN」)所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (以下簡稱「UDRP」)、 Rules for UDRP (以下簡稱「Rules」),以及其他網域名稱爭議處理機構,如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (以下簡稱「WIPO Center」)及財團法人資訊工業策進會科技法律中心(以下簡稱「科法中心」)等所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。
5.4申訴要件:依「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:
(1)網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
(2)註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
(3)註冊人惡意註冊或使用網域名稱。
5.5依「處理辦法」第 5 條第 2 項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1)註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2)註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3)註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。
5.6依「處理辦法」第 5 條第 3 項之規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
(1)註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2)註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3)註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4)註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。
6. 當事人之主張
6.1申訴人之主張略以:
6.1.1系爭網域名稱與申訴人使用於表彰網路服務之商標相同使網路使用者產生混淆:
6.1.2.1. 申訴人(『GOOGLE, INC.』)為全球最受歡迎搜索引擎供應商,「GOOGLE」並連續數年獲得全球最受歡迎品牌第一名。為服務全球網路使用者,申訴人不斷研發各類電子服務,進而於2004年4月1日向全球宣布提供網路用戶當時最大容量的免費電子郵件信箱服務,並將之命名為「Gmail」。
6.1.2.2. 由於Gmail最初推出時提供每位用戶1GB的儲存空間,比起當時其他受歡迎的電子郵件信箱供應商如雅虎的Yahoo! Mail (4MB)和微軟的Hotmail (2MB),儲存空間多出百倍,輔以全球消費者對於申訴人的支持,Gmail迅速並廣泛地在網路世界引起震撼,公開發表後國內、外各大媒體爭相報導,網友間互相告知並以擁有Gmail帳號為榮。由於Gmail提供用戶極大的儲存空間,其他同質性業者並紛紛仿效提高免費電子郵件的容量,Gmail在一夕之間成為全球最受注目的焦點,並迅速成為國際知名商標。
6.1.2.3. 申訴人並於全球申請「GMAIL」商標。並已獲得我國、美國、日本、香港、澳洲等多國核准註冊。
6.1.2.4. 申訴人以「gmail」為特取部分,在不同國家申請為網域名稱,包括「gmail.com」、「gmail.com.hk」、「gmail.com.au」、「gmail.com.cn」、「gmail.com.」等超過140個網域名稱。
6.1.2.5. 註冊人所申請「gmail.com.tw」網域名稱(以下簡稱「系爭網域名稱」)與申訴人所有網域名稱在特取部份完全相同,且事實上並已造成網路使用者誤認系爭網域名稱為申訴人特別為台灣地區用戶所設立的官方網站。
6.1.2.6. 註冊人並無「GMAIL」商標之專用權,「GMAIL」亦非註冊人之事業名稱,且註冊人並無實質使用系爭網域名稱之事實。
6.1.2.7. 按「GMAIL」係申訴人所首創,為表彰所推出免費電子郵件信箱服務之商標及識別標識。「GMAIL」自2004年4月1日推出以來即廣受全球網路用戶的喜愛,並獲國內大各大新聞媒體大幅報導及網路使用者爭相使用。故「GMAIL」商標在申訴人長期使用下,早在系爭網域名稱申請註冊(2004年6月12日)前即已成為著名商標,,茲列舉著名證據資料如后:
(1). 「Gmail」於2004年上市之初國內各大新聞媒體相關報導(申訴人證一)。
(2). 「Gmail」國外各大新聞媒體相關報導(申訴人證二)。
(3). 「Gmail」在網路上的相關討論文章(申訴人證三)。
(4). 「GMAIL」商標在台灣地區註冊之商標公報影本(申訴人證四)。申訴人雖早在2004年4月1日於全球公開「GMAIL」商標,但因統一全球智慧財產權保護事宜及商標審查制度費時之故,故台灣地區商標註冊日晚於系爭網域名稱註冊日。
(5). 「GMAIL」於世界各國之商標註冊清單(申訴人證五)。
(6). 申訴人所註冊以「Gmail」為特取部份之網域名稱清單(申訴人證六)。
(7). 『Google成功的七堂課』一書中對「Gmail」的評論(申訴人證七)。
(8). 「Gmail」中文版網站內容(申訴人證八)。
(9). 「Gmail」獲獎紀錄(申訴人證九)。
(10). 「Gmail」為申訴人首創並用以表彰所推出之電子郵件服務,於2004年4月推出即廣受全球網路用戶的注目,並爭相成為該項服務的使用者,上市之初,甚至有人願意花費70美元的代價購買此項「免費」電子郵件服務的試用權(申訴人證十),顯見「Gmail」受歡迎的程度。
6.1.2.8. 系爭網域名稱於2004年6月12日註冊,同年9月即有網友發現系爭網域名稱的存在,而誤認系爭網域名域係屬申訴人所註冊,並期待申訴人即將利用該網站供應繁體中文版「Gmail」服務(申訴人證十一),顯見系爭網域名稱已造成使用者的混淆誤認。
6.1.2.9. 綜上所述,系爭網域名稱既與申訴人網域名稱特取部分相同且於申訴人使用於表彰電子郵件信箱服務之著名商標相同,且系爭網域名稱已使一般消費者與網路使用者構成聯想且無從分辨,進而產生混淆,故應符合處理辦法第 5 條第 1 項第 1 款之規定。
6.1.2 註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益:
6.1.2.1. 按「註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者」、「註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知」或「註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者」,始得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益,為處理辦法第五條第二項第一、二、三款所明定。所謂有使用網域名稱之權利或正當利益,應指註冊人目前使用之網域名稱,已向相關政府機關登記使用而受法律(規)之保障,或該網域名稱與註冊人之公司名稱、所營事業內容,在語意、字義或商業習慣上,有明顯之關聯而言。苟網域名稱之文字既未向政府機關申辦登記,且與註冊人公司名稱及所營事業無關,註冊人自無權利或正當利益足以使用該網域名稱。
6.1.2.2. 經查註冊人於註冊系爭網址時,係以壹零壹資訊有限公司為名,所使用英文名稱為「101 Info Company」,嗣後又更改為「Gustave Wu」,目前更是呈現中英文註冊人名稱空白的狀態(申訴人證十二),是以無論註冊人使用任何名稱均無從與「Gmail」一詞產生任何聯想。
6.1.2.3. 註冊人於答辯書中稱其註冊系爭網域名稱之目的,仍係「為架設電子郵件伺服器,作為私人郵件之用,並無對外公開」,其既擁有合法使用權,則「無論以何種形式來利用該系爭網域」,他人顯無權置喙等語云云,適足證註冊人並未於收到有關系爭網域名稱之爭議前,有善意使用或準備使用該名稱以銷售商品或提供服務之情事,其使用該網域名稱之事實更無從為一般大眾所熟知,顯已排除處理辦法第五條第二項第一、二款之適用。且註冊人本得向Gmail申請免費電子郵件信箱,以作為與他人聯繫之用。亦得申請與其公司或業務相關之網域名稱,然卻捨棄不用,故意申請與其不相關「gmail.com.tw」網域名稱,並托詞註冊系爭網域之目的係作為與客戶聯繫郵件之用等語,與常情不符顯屬塘塞之詞,實難謂其對於系爭網域名稱有權利或正當利益。
6.1.2.4. 註冊人並稱其從未「偽」以申訴人之名義從事不法,或「使消費者誤認系爭網域為『其公司』網站,在本身網站上之相關內容亦無公開或隱含任何與申請人所營利項目相同或相近之處,故註冊人對系爭網域名稱係屬善意使用」云云等語,顯與事實不符:
6.1.2.4.1. 註冊人一度透過「Sedo」出售系爭網域名稱,甚至在網站內直接顯示「This domain is for sale!」待售字樣(參申訴人證十三)。再者,「Sedo」為著名網域名稱買賣交易仲介網站,不僅架設有中文網頁,更有多筆中文網頁介紹該網站以及如何透過Sedo網站出售網域名稱(申訴人證十八)。註冊人在選擇網站空間供應商時,當不可能不事先搜尋研究各家業者之資料即冒然選擇一家專以網域名稱買賣交易仲介著名的業者。尤其是註冊人所架設網站內不僅僅出現「This page providing free by Sedo’s Domain Parking Program」等字眼,更在網站四處出現「This domain is for sale!」、「Buy this domain」、「The domain gmail.com.tw is for sale」等待售字樣(申訴人證十三),註冊人僅以一句「發現Sedo提供免費網站空之畫面出現不妥關鍵字樣 」實無法掩飾其欲出售系爭網域名稱之意圖。
6.1.2.4.2. 其後註冊人在網頁建構上模仿申訴人著名「Google」網站之搜尋頁面,且直接在系爭網站上方及右下角明顯處置入「Gmail」、「Gmail tw」、「Google」、「Gmail.tw – 最佳的gmail來源和相關信息」等詞(申訴人證十五),倘若註冊人並無造成網路使用者混淆誤認之意圖,何需在系爭網站置入申訴人著名「Google」商標,並刻意營造成與Google相近似之網站內容?
6.1.2.5. 另外,系爭網域名稱在註冊後短短不到三個月的時間,即有網路使用者發現並且誤認其為申訴人所提供電子郵件服務之「中文版」官方網站並期待申訴人中文「Gmail」電子郵件服務上市(申訴人證十一)。顯見事實上系爭網域名稱「gmail.com.tw」已與申訴人網域名稱「gmail.com」已造成消費者混淆誤認。
6.1.2.6. 由此可證,註冊人所登記之「gmail.com.tw」網域名稱,與其公司名稱並不相關,足見註冊人並無權利與正當利益註冊使用該網域名稱。
6.1.3 註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱:
6.1.3.1. 註冊人自註冊系爭網域名稱後,一直未有任何實際使用行為,謹陳明系爭網域名稱自註冊後的使用狀況(申訴人證十三)如后:
(1). 2004.6.24(註冊日)~ 2004.7.29:網站內僅有「gmail.com.tw」一詞。
(2). 2004.9.25:網站顯示「This domain is for sale!」待售字樣,在網站的整體設計上並與申訴人網站「Google」網站極為類似(例如在網站右上方置放一方格廣告等)。
(3). 2008年3月7日申訴人更發現該網站除刻意模仿「Google」網站搜尋頁面外,網站中更置入「Google」一詞,顯見申請人有刻意營造該網站而使網路使用者產生混淆誤認之意圖。
(4). 註冊人在接獲申訴人律師函後,目前,「gmail.com.tw」網站中只有「David Personal Email david@gmail.com.tw」一行字。
6.1.3.2. 由系爭網域名稱之使用歷史來看,顯見註冊人原先目的在於出售系爭網域名稱,而後又刻意將該網站營造成與申訴人網站極為近以之頁面,其作法非但意欲藉由出售系爭網域名稱以謀取不法利益,更阻礙申訴人使用其商標註冊為網域名稱之正當權利行使。
6.1.3.3. 尤其是註冊人對於「Gmail」並不具權利或任何正當利益,卻申請註冊為其名下之網域名稱,在客觀上將削弱申訴人著名「gmail」網站及「GMAIL」商標之高度識別性,更使網路使用者誤以為系爭網域名稱所代表之網址為申訴人之網址,除妨礙申請人之商業活動外,更因註冊人不當使用而有損申訴人之商譽,網路使用者也將錯失於網際網路中資訊交流的機會,顯有構成處理辦法第五條第一項第三款「惡意註冊或使用網域名稱」之情形。。
6.1.3.4. 系爭網域名稱與申訴人使用在先之「Gmail」商標相同,註冊人註冊並使用系爭網域名稱顯係基於惡意:
(1). 按「GMAIL」係申訴人所首創,為表彰所推出免費電子郵件信箱服務之商標及識別標識,自2004年4月1日推出以來即廣受全球網路用戶的喜愛,並獲國內大各大新聞媒體大幅報導及網路使用者爭相使用。而系爭網域名稱於在2004年6月12日申請註冊,顯晚於申請人「Gmail」商標公開日。惟因商標審查制度費時之故,故台灣地區「Gmail」商標註冊日晚於系爭網域名稱註冊日。然而此項因註冊程序所造成之延誤應不致影響「Gmail」於系爭網域名稱註冊日(2004年6月12日)前已成為著名商標之事實。
(2). 按認定註冊人是否「惡意註冊或使用網域名稱」,得參酌註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是「藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益」、或為營利之目的,「意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址」等情形,為處理辦理第五條第三項所明定。
(3). 如前揭所述,註冊人前欲藉由出售網域名稱以獲取不法利益,後又藉由此一與申訴人著名商標相同之系爭網域名稱,而意圖使系爭網域名稱與申請人之商標及其旗下「gmail.com」網站產生混淆,導致消費者將系爭網域名稱與申訴人產生不當聯想,進而引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站,此等行徑,實已構成處理辦理第五條第三項之規定。
6.1.3.5. 本件網域名稱爭議案件係涉及註冊人對於「Gmail」是否有權利或正當利益,是否有惡意註冊系爭網域名稱以謀不法利益等情事。申訴人自得以(一)註冊人之網域名與申訴人之商標及網域名稱特取部份相同而產生混淆、(二)註冊人就其網域名稱無權利或正當利益及(三)註冊人惡意註冊或使用網域名稱等事由,依處理辦法向爭議處理機構提出申訴。況處理辦法中並未規定申訴人必須於何時提出申訴,申訴人係於2007年底始發現系爭網域名稱之存在,並積極尋求解決途徑,實無任何不妥或不法之處。
6.1.3.6. 註冊人所稱「經確認無侵害他人權益後」,並取得系爭網域名稱之註冊後,已連續四年每年按時向註冊單位繳納管理費用,「即應保有繼續使用網域名稱之權利」等語云云,實屬註冊人之誤解。按網域名稱採先申請先註冊制度,且註冊機關無庸審查是否有侵害他人先權利之情事,即可獲得註冊。惟為維護社會公平正義,故另設有爭議處理機構以處理此等侵害他人申請或使用在先權利之網域名稱事項,故非謂獲得註冊後,先前侵害他人合法權益之行為即不存在,否則爭議處理機制將無適用之餘地。更何況,斯時「Gmail」業已經媒體大量報導,註冊人所稱「經確認無侵害他人權益後」,亦僅係其個人行為,實未經客觀公正之爭議處理機構確認。
6.1.3.7. 註冊人所提出「amazon.tw」網域名稱爭議案件與本案案情大不相同,不可一概而論。按科法中心針對「amazon.tw」網域名稱做出申訴駁回之決定,乃是因「AMAZON」為舉世知名之河流名稱並為國人所熟知,故任何人使用AMAZON做為商標或其他商業名稱,並不當然使相關消費者或潛在消費者難以區別其產品或服務之來源(證十九)。而決定書中特別強調網域名稱是否與他人之商標、著名商標、事業名稱是否產生混淆,仍應依事實具體認定。查在申訴人使用「Gmail」於電子郵件服務之前,國內並無人使用該名稱,是以「Gmail」係由申訴人所發揚光大,而一般消費者亦已廣泛認知「Gmail」為申請人所提供免費電子郵件服務之代名詞。更何況在網路世界中,消費者已有誤認系爭網域名稱為申訴人所提供之情況發生。故註冊人所指稱「amazon.tw」案於本案無?比附援引。
6.1.3.8. 註冊人引商標法第三十條規定要求保留使用系爭網域名稱之主張於本案並無適用餘地,因註冊人並非將該網域名稱做為商標使用;本案之爭議亦係網域名稱爭議而非商標權爭議。
6.1.3.9. 註冊人申請註冊使用系爭網域名稱「gmail.com.tw」之行為,顯已同時具備「網域名稱爭議處理辦法」第五條提出申訴之三要件。 請求命將系爭網域名稱,移轉於申訴人註冊使用。
6.2註冊人之答辯略以:
6.2.1 本件申訴人美商古格公司(下稱申訴人)提起gmail.com.tw網域名稱(下稱系爭網域名稱)爭議案,揆其理由,無非以申訴人公司提供國際通用域(gTLD)之gmail.com免費電子郵件服務,對壹零壹資訊有限公司(下稱註冊人)註冊國家代碼(ccTLD)為tw之gmail.com.tw請求移轉系爭網域名稱云云。惟查,申訴人前開主張,顯與事實不符,亦於法無據:
6.2.1.1. 申訴人律師委任狀(申訴書附件一)右起第二圖章遭塗改,最下方之日期、系爭網域名稱遭竄改,原所載日期為「96年10月1日」,原所載系爭網域名稱為「googlemap.com.tw」,明顯可見立可白塗抹痕跡,與本件爭網域名稱爭議案內容完全不符,且委任狀內容並無明載申訴人授權代理人得就系爭網域「gmail.com.tw」提出申訴,則申訴人之代理人(即陳慧玲律師、陳絲倩律師、李志珊律師)能否代表申訴人之意志?亦或越俎代庖?本件系爭網域名稱申訴案之文書竄改、程序瑕疵、正當性、合法性大有疑義。按法律定義:「凡以虛偽之文字、符號或在物品或紙上表示一定用意之證明者,即謂之偽造。」申訴人律師委任狀任意以立可白塗改,如係出於錯誤,則應重行補正,此係基本法律常識,否則僅以「疏忽」輕輕帶過,如何證明代理人代表申訴人之意志?申訴人補充申訴<壹>並不足取。
6.2.1.2. 按有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益,財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法(下稱處理辦法)第五條第二項定有明文:1、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者;2、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知;3、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。
6.2.1.3. 查本件系爭網域名稱係註冊人於民國九十三年六月十二日向財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)轄下註冊單位註冊(被證一),註冊人註冊此系爭網域之目的,係架設電子郵件伺服器,作為私人郵件之用(被證二),並無對外公開。網域名稱除了可作為網站位址外,只要設定網域名稱伺服器(DNS),即可作為個人電子郵件信箱用途。註冊人合於台灣網路資訊中心(TWNIC)頒布之網域名稱註冊辦法,使用系爭網域將近四年,每年依規定向TWNIC轄下註冊單位繳納管理費,既擁有合法使用權,則無論以何種形式來利用該系爭網域,他人顯無權置喙。申訴人於申訴內容貳之四諉稱註冊人惡意註冊云云,均與事實不符,且於法無據。
6.2.1.4. 經查,申訴人向我國經濟部智慧財產局註冊有「GMAIL」商標,註冊日期為民國九十五年五月十六日(被證三),意即註冊人取得系爭網域「gmail.com.tw」將近兩年後,申訴人始在我國申請「GMAIL」商標。我國商標法第三十條明文規定:「在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者,不受他人商標權之效力所拘束。」則註冊人既無違反我國商標法,亦合於前揭處理辦法第五條第二項定:「在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用該網域名稱。」申訴人<證一>至<證十一>所出示之媒體報導、文宣等內容,清楚可見申訴人提供之免費電子郵件服務,係以國際通用網域(gTLD)之「gmail.com」為唯一的使用管道,也就是使用者必須登入「gmail.com」,才得以使用該服務,而使用者申請之免費電子郵件帳號也必然為「使用者帳號@gmail.com」,與國家代碼(ccTLD)為tw之系爭網域「gmail.com.tw」,兩者截然不同。在我國,財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)頒布之網域名稱註冊辦法,亦無規定國際通用網域(gTLD)持有者必然為國家代碼(ccTLD)之網域持有者,申訴人於申訴內容<壹>諉稱云云,均與事實不符,且於法無據。又觀諸申訴人在中國大陸同樣未取得「gmail.cn」、在德國亦未取得「gmail.de」,則難以謂稱「GMAIL」為申訴人之獨創,申訴人補充申訴<貳>顯無依據。
6.2.1.5. 註冊人註冊系爭網域早於申訴人申請之「GMAIL」商標將近兩年,顯不可能以減損申訴人持有之我國商標為註冊系爭網域之目的。事實上,從申訴人網站登入畫面明顯可見「Google Account」、「A Google approach to email」、「by Google」等字樣,無論文字外觀、內容、顏色、商標表達等,皆與系爭網域名稱差異甚大(被證四),消費者不致將註冊人與申訴人之公司、商標或事業名稱等任何標識產生混淆,更無可能誤認系爭網域「gmail.com.tw」為美商古格公司之網站。
6.2.1.6. 「網址註冊」並不全然構成「商標使用」,註冊人於民國九十三年起使用系爭網域「gmail.com.tw」,與申訴人九十五年始申請「GMAIL」商標,此客觀事實並不代表註冊人使用申訴人之商標,商標係為表彰商品來源的標識,而網址名稱為網路上的通訊地址,規範網址名稱與商標爭議的問題,必須要「使用該網域名稱構成商標之使用」。依據我國商標法,以他人註冊商標登記為網址名稱,並於網頁或相關網路資訊上表彰他人同一或類似的商品或服務者,可能構成商標法第六十一、六十二條等侵害商標專用權情事。也就是說,不但要使用該商標,而且要使用於與該商標所指定之商品或服務同一或類似之商品或服務上,使消費者產生混淆誤認,致衍生不法利益,始構成商標之侵害。
6.2.1.7. 申訴人自民國九十三年註冊人註冊使用系爭網域名稱至九十七年三月底前,將近四年時間,均未曾對註冊人之註冊使用系爭網域名稱有所通知或為任何異議之表示,如本件系爭網域真有申訴人指陳之惡意註冊、損及其商譽情事,何以申訴人九十三年、九十四年、九十五年、九十六年不立即提出申訴,以收防微杜漸之效?而是遲至現在九十七年始提出?由此觀之,註冊人既早於申訴人使用系爭網域名稱之特取部分「gmail」,依前揭處理辦法第五條第二項第一款之規定,註冊人符合在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用該網域名稱之規定。
6.2.1.8. 綜上,註冊人早於申訴人使用系爭網域名稱之特取部分「gmail」,而註冊系爭網域,並非惡意註冊或使用系爭網域名稱。註冊人於民國九十三年起,即已善意、合法使用系爭網域,每年並按時向財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)轄下註冊單位繳納管理費用,使用迄今四年。又註冊人註冊系爭網域名稱亦無任何誤導消費者誤認該網站為申訴人之商品及服務,則註冊人之註冊使用系爭網域名稱即屬合法正當,申訴人之申訴顯無理由,請求駁回申訴人申訴之請求。
6.2.2 保有系爭網域名稱之理由:
6.2.2.1. 按網域名稱之註冊採「先申請、先發給」原則,網域名稱註冊辦法第六條定有明文,世界各國網域名稱管理單位亦然。依財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)制定公佈之註冊管理辦法以及網域名稱申請同意書,並無任何明文要求申請者所申請之網域名稱須與申請者之公司名稱具有絕對關聯之限制,是故註冊人註冊之網域名稱能確定未侵害他人權益者,縱使該申請註冊之網域名稱特取部分與其無任何關聯性,亦非法所禁。
6.2.2.2. 註冊人於民國九十三年六月十二日向財團法人台灣網路資訊中心TWNIC轄下註冊單位申請系爭網域註冊時,系爭網域名稱既屬於無人申請之狀態,則依前揭註冊辦法之規定,註冊人經確認無侵害他人權益後,註冊人註冊系爭網域名稱作申請並取得系爭網域名稱之註冊後,已連續四年每年按時向註冊單位繳納管理費用,即應保有繼續使用網域名稱之權利。註冊人註冊系爭網域名稱作為私人電子郵件之用,從未偽以申訴人美商古格公司之名義從事不法,或使消費者誤認系爭網域「gmail.com.tw」為其公司網站,在本身網站上之相關內容亦無公開或隱含任何與申訴人所營利項目相同或相近之處,故註冊人對系爭網域名稱係屬善意使用。
6.2.2.3. 申訴人申訴人提供之免費電子郵件服務,係以國際通用網域(gTLD)之「gmail.com」為唯一的使用管道,也就是使用者必須登入「gmail.com」,才得以使用該服務,而使用者申請之免費電子郵件帳號也必然為「使用者帳號@gmail.com」,與國家代碼(ccTLD)為tw之系爭網域「gmail.com.tw」,兩者截然不同,申訴人自不得於註冊人取得系爭網域名稱逾四年後,始以其嗣後取得之商標主張註冊人強佔系爭網域名稱。事實上,世界各國網域名稱管理單位頒布之網域名稱註冊辦法,亦未規定國際通用網域(gTLD)持有者必然為國家代碼(ccTLD)之網域持有者,觀諸申訴人美商古格公司在中國大陸並未取得「gmail.cn」、在德國並未取得「gmail.de」(被證五)。倘申訴人認為系爭網域極具經濟價值,亦有其重要性,申訴人自應於民國九十三年六月十二日註冊人註冊此一系爭網域之前,即可「先申請、先使用」。申訴人於九十三年六月十二日之前,可選擇註冊系爭網域名稱卻未選擇,雖未可直接認為申訴人當時有放棄使用系爭網域名稱之意思,但其對註冊人嗣後註冊使用系爭網域名稱之行為指稱「惡意」,顯不合理。
6.2.2.4. 註冊人於民國九十三年六月十二日註冊系爭網域之目的,係架設電子郵件伺服器,作為與客戶聯繫郵件之用,此有<外湖山金寶塔‧壹零壹資訊公司>名片為證(被證二)。後因英國電信公司Sedo提供免費網站空間使用,相較於國內電信業者網站空間月租費動輒數千元,註冊人為節省費用,曾於民國九十三年間將網域名稱伺服器(DNS)指向「NS1.SEDOPARKING.COM」,後來發現Sedo提供免費網站空間之畫面出現不妥關鍵字樣,註冊人亦深覺不妥,遂購買付費網站空間,將網域名稱伺服器(DNS)改指向「ns11.acsite.net」、「ns12.acsite.net」。無論網域名稱伺服器(DNS)指向哪一家主機供應商,只要能解析,即無礙於Outlook Express電子郵件之設定與使用。註冊人使用電子郵件「david@gmail.com.tw」將近四年,與<外湖山金寶塔‧壹零壹資訊公司>客戶往來信件亦難以計數,無可能以出售該系爭網域為目的。且申訴人自民國九十三年註冊人註冊使用系爭網域名稱至九十七年三月底前,將近四年時間,未曾對註冊人之註冊使用系爭網域名稱有所通知或為任何異議之表示,由此觀之,註冊人既早於申訴人使用系爭網域名稱之特取部分「gmail」,註冊人符合在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用該網域名稱之規定,申訴人補充申訴<參>純屬誤解與臆測之詞。
6.2.3 申訴人宣稱「GMAIL」為著名商標,惟「著名」屬抽象、主觀之認定,非由申訴人自行定義。申訴人在我國取得「GMAIL」商標日期為民國九十五年五月十六日,意即在此日期之前,「GMAIL」在我國並不享有商標之法定地位,則無以認定註冊人於民國九十三年六月十二日註冊系爭網域係屬「惡意」。經濟部智慧財產局於「商標註冊與網址名稱登記之問題」解釋中指出:「網址名稱與商標權間,規範性質有別」;資策會科法中心STLC2005-005之決定書亦指出:「網域名稱只是網際網路上之一種符號系統,而非商標之當然延伸。」申訴人補充申訴<肆>所言之「惡意」,均與事實不符,且於法無據。
6.2.4 按資策會科法中心STLC2008-001之仲裁見解:「註冊人註冊國家代碼(ccTLD)為tw的系爭網域名稱,在客觀上顯然無法妨礙該案申訴人美商亞馬遜公司使用「AMAZON」、「AMAZON.COM」之商標或事業名稱。」同理,本件系爭網域註冊人亦無法以系爭網域妨礙申訴人美商古格公司申請、使用其「GMAIL」、「gmail.com」商標或事業名稱,則顯然難以想像註冊人早於民國九十三年註冊系爭網域之目的在妨礙申訴人使用該商標或事業名稱。申訴人亦於補充申訴<伍>自稱民國九十六年底始發現系爭網域之存在,足可證明申訴人並不認為系爭網域具經濟價值或有其重要性,則更無可能證明註冊人「已經」妨礙申訴人之商標或事業名稱。
6.2.5 註冊人因<外湖山金寶塔‧壹零壹資訊公司>客戶往來信件亦難以計數,更換電子郵件信箱有其難度,註冊人仍盼繼續保有系爭網域名稱,且同意依據我國商標法第三十條之規定:「在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」註冊人在系爭網域登入畫面以適當之區別標示,作為對申訴人之善意回應。
6.2.6「GMAIL」為五個簡單的英文字母組成,並非申訴人美商古格公司所獨創,以國際通用網域(gTLD)之「gmail.net」為例,該網域並非申訴人所有,且註冊日期為西元2002年5月15日(被證六),早於申訴人推出「GMAIL」電子信箱服務達兩年;此外,申訴人之「GMAIL」商標權在歐美各國亦屢遭挫敗(被證七),申訴人於補充申訴書二之<貳>指「GMAIL」為其所創造諉稱云云,均與事實不符,且於法無據。
6.2.7 註冊人以系爭網域作為個人電子郵件信箱「david@gmail.com.tw」將近四年為不爭事實,民國九十三年間英國電信公司Sedo提供免費網站空間之畫面出現不妥關鍵字樣,註冊人亦深覺不妥,遂購買付費網站空間,將網域名稱伺服器(DNS)改指向「ns11.acsite.net」、「ns12.acsite.net」,凡此種種,皆發生於民國九十五年五月十六日註冊人取得我國「GMAIL」商標之前。則註冊人顯無可能在民國九十三年間侵犯尚不存在之「GMAIL」我國商標,申訴人於補充申訴書二之<參>屢以臆測、想像之詞,指註冊人「無法掩飾其欲出售系爭網域名稱之意圖」,惟註冊人如欲以系爭網域作為出售目的,大可在民國九十三年註冊系爭網域同時,向我國經濟部商標局搶先申請「GMAIL」商標,亦可在民國九十五年十一月一日TWNIC開放泛英(.tw)網域時,率先取得「gmail.tw」,豈不更具有商業價值?
6.2.8我國TWNIC網域名稱之註冊採「先申請、先發給」原則,網域名稱註冊辦法第六條定有明文,TWNIC為鼓勵國人註冊網域名稱,亦多次舉辦域名創意比賽。遍尋網域名稱註冊辦法,並無任何明文要求申請者所申請之網域名稱須與申請者之公司名稱具有絕對關聯之限制,是故註冊人註冊之網域名稱能確定未侵害他人權益者,縱使該申請註冊之網域名稱特取部分與其無任何關聯性,亦非法所禁。
6.2.9 根據資策會科法中心STLC2001-002仲裁見解:如因網域名稱近似而導致消費者可能誤進註冊人之網站,此時僅可視為因網域名稱註冊後具有排他性之必然結果,並不足以據此認定為註冊人之「非善意」甚或「惡意」行為(參“boss.com.tw”案 7.6)。經查,申訴人早於民國九十三年確認系爭網域「gmail.com.tw」已被申請後, 於同年九月八日向我國申請「g-mail.com.tw」網域(被證八),此一網域名稱已足資表示其事業標識,並符合其企業在我國之需要。申訴人自民國九十三年註冊人註冊使用系爭網域名稱至九十七年三月底前,將近四年時間,均未曾對註冊人之註冊使用系爭網域名稱有所通知或為任何異議之表示,申訴人自不得於註冊人取得註冊系爭網域名稱逾四年後,始以其嗣後取得之商標及服務標章主張註冊人強佔系爭網域名稱。
6.2.10 綜上,申訴人所為之申訴權利並不存在,申訴人所為之申訴顯無理由,故陳請駁回申訴人申訴之請求。

7. 決定理由
7.1網域名稱爭議之處理程序及原則:
7.1.1「網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故『處理辦法』所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由 TWNIC 所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。」(科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-007, 7.1. ,以下簡稱「 M&M`s 」案 )。
7.1.2申訴人應依「處理辦法」第五條第一項,就所規定之申訴要件存在之事實,負擔主張責任與舉證責任。( M&M`s 案, 7.2 )。「註冊人未依規定提出答辯書時,除特殊情形外,專家小組應依申訴書作出決定」,實施要點第五條第六項定有明文。本案專家小組亦認為,依辯論主義之精神,若申訴人僅對申訴要件存在之事實加以主張,並以文字說明取代證據之提出,此時若註冊人並不對申訴人提出之申訴要件存在加以爭執,則專家小組應認定有申訴人所提出申訴要件存在之事實(科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-002 , 7.1. 以及 STLC2002-009 , 7.1 )。
7.2 申訴之要件與舉證責任
7.2.1 依「處理辦法」第五條第一項之規定,「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」
7.2.2 「處理辦法」第五條第一項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第四條、第十四條)、「有下列各款情形之一者」(例如第五條第二項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第三條)。此外,「處理辦法」制訂時乃以 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (以下簡稱 UDRP )為主要參考依據。 UDRP 4. a. 與我國「處理辦法」第五條第一項之規定相類似,均在規範申訴人提起申訴之要件,其兩者規範內容亦多雷同。參酌 UDRP 4. a. 之規定:「Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith. 」,其中所列 (i) 至 (iii) 點要件中,點與點間均以連接詞「 and 」作連接,亦可得知該三種情事必須同時具備,申訴始能成立。此點亦已為國內多件網域名稱爭議處理案件之專家小組所確立,本專家小組亦採此看法。
7.2.3 申訴人對「處理辦法」第五條第一項所規定之三項要件,應負舉證責任,證明其事實之存在。(參案號: STLC2001-002 ,科法中心專家小組決定書,以下簡稱 "BOSS" 案, 7.1 )。
7.3 專家小組依職權調查之證據
7.3.1註冊人註冊之系爭網域名稱「gmail.com.tw」,經專家小組依職權主動調查於 2008年6月4日及同月9日登入網路,目前,「gmail.com.tw」網站中僅有「David Personal Email david@gmail.com.tw」一行字。

7.4 申訴人提出本件申訴是否經合法代理?
7.4.1 註冊人主張申訴人律師委任狀右起第二圖章遭塗改,最下方之日期、系爭網域名稱遭竄改,原所載日期為「96年10月1日」,原所載系爭網域名稱為「googlemap.com.tw」,明顯可見立可白塗抹痕跡,與本件爭網域名稱爭議案內容完全不符,且委任狀內容並無明載申訴人授權代理人得就系爭網域「gmail.com.tw」提出申訴,則申訴人之代理人(即陳慧玲律師、陳絲倩律師、李志珊律師)能否代表申訴人之意志?亦或越俎代庖?按法律定義:「凡以虛偽之文字、符號或在物品或紙上表示一定用意之證明者,即謂之偽造。」申訴人律師委任狀任意以立可白塗改,如係出於錯誤,則應重行補正,此係基本法律常識,否則僅以「疏忽」輕輕帶過,如何證明代理人代表申訴人之意志?申訴人於<補充申訴書二>伊始自陳於民國「95」年4月30日依法對網域名稱「www.gmail.com.tw」提出申訴在案,惟民國95年迄今已是兩年前,兩年前何來本系爭網域爭議案?申訴人之代理人任意塗改委任狀在前、誤植時間日期於後,對網域名稱爭議處理程序如此之輕率顯見一斑。本件系爭網域名稱申訴案之文書竄改、程序瑕疵、正當性、合法性大有疑義。
7.4.2申訴人之代理人則主張申訴人乃是委由陳慧玲(Hui-ling Chen)、陳絲倩(Christine Chen)及李志珊(Chin Shan Lee)三位律師代為處理網域名域爭議之相關事宜。委任狀內並載明受任人有權就「網域名稱所有爭議事宜向中華民國受理機關提起申訴及答辯等一切必要事項」並未限制授權事項於「googlemap.com.tw」,另因一時疏忽,致用印時誤蓋劉彥珍律師章。惟自該委任狀之中英文受任人記載(未經塗改)可知,前述三位律師為申訴人授權辦理爭議之人無誤。申訴人於中華民國境內均是委由陳慧玲(Hui-ling Chen)、陳絲倩(Christine Chen)及李志珊(Chin Shan Lee)三位律師代為處理多件網域名域爭議之相關事宜,包括「blogger.com.tw」、「googlemap.com.tw」等(申訴人證十六)。從未發生代理權限有疑義之問題。另謹附上申訴人指示代理人處理本件網域名稱申訴案之電子郵件乙份,以證明申訴人與代理人間確實存在代理關係。
7.4.3依財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法與實施要點補充說明(以下簡稱「補充說明」)第8點所述,關於「若委託律師協助爭議處理之程序,委託書之格式是否有規定?」此一問題,財團法人台灣網路資訊中心之說明為「爭議處理辦法與實施要點中,並未有委託書之制式規格,當事人可自行書寫委託書之格式,爭議處理機構亦得自行擬定制式規格,供當事人使用」。顯見財團法人台灣網路資訊中心並未有特殊之委任狀格式要件之要求自。而查,本件受理本件申訴案之台北律師公會亦未就網域爭議事項之委任狀定有特別之制式規格,故當事人得自行書寫委託書或委任狀之格式,合先敘明。按受任人之權限,依委任契約之訂定。未訂定者,依其委任事務之性質定之。委任人得指定一項或數項事務而為特別委任。或就一切事務,而為概括委任。受任人受特別委任者,就委任事務之處理,得為委任人為一切必要之行為。民法第五百三十三條、第五百三十四條定有明文。又縱係民事訴訟法第六十九條之委任書,當事人之函電或其他文書載明授與訴訟代理權之事實者,即係委任書,司法院院字第2478號解釋著有明文。揆諸本件申訴人所提出之委任狀(POWER OF ATTORNEY)內容,載明美商古格公司(Google, Inc.)委任受任人為代理人,授以特別代理權並有權任免複代理人,就「網域名稱所有爭議事宜向中華民國受理機關提起申訴及答辯等一切必要事項」,並未限制授權事項僅限於「googlemap.com.tw」爭議案件;且查申訴人於中華民國境內均委由陳慧玲(Hui-ling Chen)、陳絲倩(Christine Chen)及李志珊(Chin Shan Lee)三位律師代為處理多件網域名域爭議之相關事宜,包括「blogger.com.tw」、「googlemap.com.tw」等,從未發生代理權限有疑義之問題,註冊人就此亦不爭執。另申訴人之代理人提出註冊人未爭執之申訴人指示代理人處理本件網域名稱申訴案之電子郵件乙份,堪認本件申訴人之代理人有代理申訴人提出包括本件申訴案件在內之網域名稱所有爭議事宜之合法權源。至委任狀上將所載三位受任人以外之另一律師之印文劃叉,應屬該律師未受本件委任之意旨,與本件三位代理人之合法受任無關,該委任狀關於陳慧玲(Hui-ling Chen)、陳絲倩(Christine Chen)及李志珊(Chin Shan Lee)三位律師之中英文受任人記載及印文均未經塗改。而註冊人另指委任狀下方明顯可見立可白塗抹痕跡云云,核其內容,僅係表明委任狀正本所附之文件處所,亦與委任之主旨無關亦無礙。因此,專家小組認定本件申訴人之代理人陳慧玲(Hui-ling Chen)、陳絲倩(Christine Chen)及李志珊(Chin Shan Lee)三位律師係合法受任並代為本件申訴案件一切必要事項之權限。
7.5系爭網域名稱與與申訴人使用於表彰網路服務之商標是否相同或近似而產生混淆:
7.5.1申訴人美商古格公司(Google, Inc.),於全球申請「GMAIL」商標,並在中華民國就「GMAIL」商標,取得商標註冊號第01210376號,指定使用於電子郵件傳送服務等商品或服務之商標;並亦獲得、美國、日本、香港、澳洲等多國核准註冊,註冊人就此並不爭執,依辯論主義堪予認定「GMAIL」係申訴人為表彰所推出免費電子郵件信箱服務之商標及識別標識。註冊人則主張「GMAIL」並非申訴人美商古格公司所獨創,以國際通用網域(gTLD)之「gmail.net」為例,該網域並非申訴人所有,且註冊日期為西元2002年5月15日,早於申訴人推出「GMAIL」電子信箱服務達兩年;此外,申訴人之「GMAIL」商標權在歐美各國亦屢遭挫敗。又世界各國網域名稱管理單位頒布之網域名稱註冊辦法,亦未規定國際通用網域(gTLD)持有者必然為國家代碼(ccTLD)之網域持有者,觀諸申訴人美商古格公司在中國大陸並未取得「gmail.cn」、在德國並未取得「gmail.de」,則難以謂稱「GMAIL」為申訴人之獨創。
7.5.2申訴人另主張系爭網域名稱於2004年6月12日註冊,同年9月即有網友發現系爭網域名稱的存在,而誤認系爭網域名域係屬申訴人所註冊,並期待申訴人即將利用該網站供應繁體中文版「Gmail」服務,顯見系爭網域名稱已造成使用者的混淆誤認。系爭網域名稱既與申訴人網域名稱特取部分相同且於申訴人使用於表彰電子郵件信箱服務之著名商標相同,且系爭網域名稱已使一般消費者與網路使用者構成聯想且無從分辨,進而產生混淆,故應符合處理辦法第 5 條第 1 項第 1 款之規定。註冊人則主張伊註冊系爭網域早於申訴人申請之「GMAIL」商標將近兩年,顯不可能以減損申訴人持有之我國商標為註冊系爭網域之目的。註冊人於民國九十三年起,即已善意、合法使用系爭網域,每年並按時向財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)轄下註冊單位繳納管理費用,使用迄今四年。又註冊人註冊系爭網域名稱亦無任何誤導消費者誤認該網站為申訴人之商品及服務,則註冊人之註冊使用系爭網域名稱即屬合法正當。且「網址註冊」並不全然構成「商標使用」,註冊人於民國九十三年起使用系爭網域「gmail.com.tw」,與申訴人九十五年始申請「GMAIL」商標,此客觀事實並不代表註冊人使用申訴人之商標,商標係為表彰商品來源的標識,而網址名稱為網路上的通訊地址,規範網址名稱與商標爭議的問題,必須要「使用該網域名稱構成商標之使用」等等。
7.5.3按系爭網域名稱與申訴人之商標是否近似,與彼此營業項目無涉,如對網路使用者有產生混淆誤認之虞,便符合此項要件 ("M&M`s" 案,7.3.(3) )。揆諸註冊人提出之事證,就「GMAIL」一辭是否確係申訴人所首創,固非無疑。然就「GMAIL」係申訴人為表彰所推出免費電子郵件信箱服務之商標及識別標識之事實無礙;且依註冊人不爭執之申訴人所註冊以「GMAIL」為特取部份之網域名稱清單所示,申訴人除係以國際通用網域(gTLD)之「gmail.com」之持有者外,亦同時以「gmail」為特取部分,在不同國家申請為網域名稱,包括「gmail.com.hk」、「gmail.com.au」、「gmail.com.cn」、「gmail.com.」等超過140個網域名稱,其中不乏為國家代碼(ccTLD)之網域持有者。查系爭網域名稱除去「.tw」代表屬性及區域之網域名稱之外,其網域名稱「 gamil.com 」與申訴人之商標「GMAIL」、除去屬性後之網域名稱 「GMAIL」完全相同,僅大小寫不同。進一步言之,縱「GAMIL」商標為英文大寫字母,而系爭網域名稱得以英文小寫方式表示,則以一般人之能力進行觀察比較,以小寫英文字母表示之「gmail」,與註冊人之「 GMAIL」 商標,仍屬極為近似(參見科法中心專家小組決定書,案號: STLC2006-018,7.4 (3) ,以下簡稱 “Yahoo”案)。故系爭網域名稱與申訴人之商標「GMAIL」以及網域名稱「gmail.com 」實構成相同或近似。
7.5.4又判斷是否有混淆之虞,與此營業項目或網站提供之服務無關,而係以一般具有普通知識經驗的網路使用者而言,如施以普通之注意有產生混淆之虞,即符合此項要件 ("M&M`s" 案,7.3.(4) )。註冊人雖主張,從申訴人網站登入畫面明顯可見「Google Account」、「A Google approach to email」、「by Google」等字樣,無論文字外觀、內容、顏色、商標表達等,皆與系爭網域名稱差異甚大,消費者不致將註冊人與申訴人之公司、商標或事業名稱等任何標識產生混淆,更無可能誤認系爭網域「gmail.com.tw」為美商古格公司之網站。惟註冊人之上開主張不論是否成立,應僅係就系爭網域之「現況」(即本件爭議受理時)所為陳述。依申訴人所提供之證據,並經專家小組職權加以調查後,目前「gmail.com.tw」網站中固僅有「David Personal Email david@gmail.com.tw」一行字。然依申訴人所提出且註冊人不爭執之2008年3月7日系爭網域之網站之畫面,與「Google」網站搜尋頁面近似,且直接在系爭網站上方及右下角明顯處置入「Gmail」、「Gmail tw」、「Google」、「Gmail.tw – 最佳的gmail來源和相關信息」等詞,實難謂系爭網域不會使消費者將註冊人與申訴人之公司、商標或事業名稱等任何標識產生混淆。且申訴人亦舉出具體事證證明確有網友發現系爭網域名稱的存在,而誤認系爭網域名域係屬申訴人所註冊,並期待申訴人即將利用該網站供應繁體中文版「Gmail」服務之事實。註冊人雖提出科法中心案號:STLC2008-001,「amazon.tw」網域名稱爭議案件(以下簡稱「AMAZON」案),主張本件系爭網域註冊人亦無法以系爭網域妨礙申訴人美商古格公司申請、使用其「GMAIL」、「gmail.com」商標或事業名稱,則顯然難以想像註冊人早於民國九十三年註冊系爭網域之目的在妨礙申訴人使用該商標或事業名稱。惟查,如前所述,本件申訴人已證明系爭網域已有網友誤認系爭網域名稱為申訴人所提供之情況發生,故與AMOZON案係因申訴人未能舉證之情形有別。是以,系爭網域名稱與申訴人之商標「GAMIL」以及網域名稱「gamil.com」實構成相同或近似,對一般具有普通知識經驗的網路使用者而言,如施以普通之注意仍有造成混淆之虞。
7.5.5依雙方當事人所提出之證據、專家小組職權調查之證據及其他一切資料,專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之商標「GAMIL」以及網域名稱「gamil.com」產生混淆,合於「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。
7.6註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益:
7.6.1按「處理辦法」第 5 條第 2 項規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
Ⅰ.註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
Ⅱ.註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
Ⅲ.註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。
7.6.2又按處理辦法第 5 條第 2 項規定,係就註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益予以判斷,申訴人是否怠於行使權利及是否違反誠信原則,並非 「處理辦法」第 5 條第 1 項第 2 款「註冊人就其網域名稱有無權利或正當利益」所考量範圍,對註冊人此項之主張,非屬專家審酌範圍(參見“Yahoo”案, 7.5 (4))。故註冊人主張申訴人自2004年註冊人註冊使用系爭網域名稱至2008年3月底前,將近四年時間,均未曾對註冊人之註冊使用系爭網域名稱有所通知或為任何異議之表示。由此觀之,註冊人據此主張其係以善意使用系爭該網域名稱云云,尚不足採。又註冊人申請並取得網域名稱之註冊後,按時向註冊單位繳納管理費用之事實,並非「處理辦法」第 5 條第 2 項所定得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益之事由,合先敘明。
7.6.3申訴人主張註冊人於答辯書中稱其註冊系爭網域名稱之目的,仍係「為架設電子郵件伺服器,作為私人郵件之用,並無對外公開」,其既擁有合法使用權,則「無論以何種形式來利用該系爭網域」,他人顯無權置喙等語云云,適足證註冊人並未於收到有關系爭網域名稱之爭議前,有善意使用或準備使用該名稱以銷售商品或提供服務之情事,其使用該網域名稱之事實更無從為一般大眾所熟知,顯已排除處理辦法第5條第2項第1、2款之適用。且註冊人本得向Gmail申請免費電子郵件信箱,以作為與他人聯繫之用。亦得申請與其公司或業務相關之網域名稱,然卻捨棄不用,故意申請與其不相關「gmail.com.tw」網域名稱,並托詞註冊系爭網域之目的係作為與客戶聯繫郵件之用等語,與常情不符顯屬塘塞之詞,實難謂其對於系爭網域名稱有權利或正當利益。申訴人另主張註冊人雖稱其從未「偽」以申訴人之名義從事不法,或「使消費者誤認系爭網域為『其公司』網站,在本身網站上之相關內容亦無公開或隱含任何與申請人所營利項目相同或相近之處,故註冊人對系爭網域名稱係屬善意使用」云云等語,顯與事實不符。蓋註冊人一度透過「Sedo」出售系爭網域名稱,甚至在網站內直接顯示「This domain is for sale!」待售字樣。註冊人則稱伊後來發現Sedo提供免費網站空間之畫面出現不妥關鍵字樣,註冊人亦深覺不妥,遂購買付費網站空間,將網域名稱伺服器(DNS)改指向「ns11.acsite.net」、「ns12.acsite.net」。無論網域名稱伺服器(DNS)指向哪一家主機供應商,只要能解析,即無礙於Outlook Express電子郵件之設定與使用。註冊人使用電子郵件「david@gmail.com.tw」將近四年,與<外湖山金寶塔‧壹零壹資訊公司>客戶往來信件亦難以計數,無可能以出售該系爭網域為目的等等。
7.6.4 惟查,「Sedo」為著名網域名稱買賣交易仲介網站,不僅架設有中文網頁,更有多筆中文網頁介紹該網站以及如何透過Sedo網站出售網域名稱。註冊人選擇一家專以網域名稱買賣交易仲介著名的業者為網站空間供應商,而該網站四處出現「This domain is for sale!」、「Buy this domain」、「The domain gmail.com.tw is for sale」等待售字樣,顯難認有善意使用系爭網域之情形。又註冊人於答辯書自承其註冊系爭網域名稱之目的,仍係「為架設電子郵件伺服器,作為私人郵件之用,並無對外公開」,顯見註冊人並未於收到有關系爭網域名稱之爭議前,有使用或準備使用該名稱「以銷售商品或提供服務之情事」。而後註冊人在網頁建構上以類似搜尋網站頁面,且直接在系爭網站上方及右下角明顯處置入「Gmail」、「Gmail tw」、「Google」、「Gmail.tw – 最佳的gmail來源和相關信息」等詞,置入申訴人之著名「Google」商標,並刻意營造成與Google相近似觀感之網站,更難謂註冊人無造成網路使用者混淆誤認之意圖。是以基於辯論主義精神,專家小組採信申訴人所提供證據,認定系爭網域名稱不構成「處理辦法」第5第2項第1款之「已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務」狀態。
7.6.5至於註冊人使用該網域名稱,是否已為一般大眾所熟知?查系爭註冊之網域名稱「gmail.com.tw」中的主要部分「gmail」與申訴人之商標完全相同,並因申訴人之使用,且成為一般大眾所熟知。註冊人固主張其使用電子郵件「david@gmail.com.tw」將近四年,與<外湖山金寶塔‧壹零壹資訊公司>客戶往來信件亦難以計數。姑不論註冊人未就此提出明確事證,即使註冊人確有以該電子郵件帳號與客戶往來之事實,然而就註冊人所註冊之「gmail.com.tw」而言,由於註冊人未能提出證據說明其「因註冊人之使用」而成為一般大眾所熟知,因此專家小組認定系爭網域名稱「gmail.com.tw」不構成 「處理辦法」第5條第2項第2款之「註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知」之情形。
7.6.6又所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當利益,乃指註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容,在語義、字義及商業習慣尚有明顯之關聯而言。 ( 參科法中心專家小組決定書,案號: STLC2002-007,以下簡稱 “manulife” 案, 7.4(3))。本案註冊人之事業名稱為「壹零壹資訊有限公司」。註冊人於註冊系爭網址時,係以壹零壹資訊有限公司為名,所使用英文名稱為「101 Info Company」,嗣後又更改為「Gustave Wu」,目前更是呈現中英文註冊人名稱空白的狀態,是以無論註冊人使用任何名稱均無從與「Gmail」一詞產生任何聯想。且「GMAIL」並非註冊人之註冊商標,而為申訴人之註冊商標。註冊人亦未提出證明有任何與系爭網域名稱相同或近似之註冊商標或標章等標識。由此可見註冊人並無合法、正當使用 「gmail」 之權利,且 「GMAIL」既屬申訴人註冊之商標,則註冊人未經申訴人同意而予以使用,實難謂無混淆、誤導消費之嫌。是以本件註冊人亦不符合「處理辦法」第5條第2項第3款所規定「註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者」之情事。
7.6.7綜上所述,依雙方當事人所提出之證據及其他一切資料,專家小組認為註冊人並不符合「處理辦法」第5條第2項得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益之情形。是以申訴人之申訴符合「處理辦法」第5條第1項第2款所規定之「註冊人就其網域名稱無權利或正當利益」。

7.7註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱:
7.7.1 依「處理辦法」第5條第1項第3款之規定,申訴之成立尚必須註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱。只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要("M&M`s" 案 7.5(1) )。。
7.7.2依「處理辦法」第5條第4項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」:
I.註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
II.註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
III.註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
IV.註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。
7.7.3「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,係指以「不正當之目的」註冊或使用該網域名稱,因此,申訴人應主張並舉證證明,註冊人於註冊或使用系爭網域名稱時,具有「不正當之目的」。 ("M&M`s" 案, 7.5(4)) 於判斷不正當的目的之要件時,應參酌第5條第3項各款情形,以認定是否有「惡意註冊」或「惡意使用」之情形;各款僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限( "M&M`s" 案, 7.5(5) ),且如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,並不以全部具備為必要。
7.7.4 申訴人主張註冊人自註冊系爭網域名稱後,一直未有任何實際使用行為,並陳明系爭網域名稱自註冊後的使用狀況如后:
I. 2004.6.24(註冊日)~ 2004.7.29:網站內僅有「gmail.com.tw」一詞。
II. 2004.9.25:網站顯示「This domain is for sale!」待售字樣,在網站的整體設計上並與申訴人網站「Google」網站極為類似(例如在網站右上方置放一方格廣告等)。
III. 2008年3月7日申訴人更發現該網站除刻意模仿「Google」網站搜尋頁面外,網站中更置入「Google」一詞,顯見申請人有刻意營造該網站而使網路使用者產生混淆誤認之意圖。
IV. 註冊人在接獲申訴人律師函後,目前,「gmail.com.tw」網站中只有「David Personal Email david@gmail.com.tw」一行字。
申訴人主張由系爭網域名稱之使用歷史來看,顯見註冊人原先目的在於出售系爭網域名稱,而後又刻意將該網站營造成與申訴人網站極為近以之頁面,其作法非但意欲藉由出售系爭網域名稱以謀取不法利益,更阻礙申訴人使用其商標註冊為網域名稱之正當權利行使。是以並得認註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱。
7.7.5於本案中,申訴人主張其「GMAIL」商標為一國內外眾所周知之著名商標 ,指定使用電子郵件傳送服務等商品或服務,就此部分主張註冊人並未爭執,僅係爭執註冊人註冊系爭網域早於申訴人在中華民國申請「GMAIL」商標將近兩年,顯不可能以減損申訴人持有之我國商標為註冊系爭網域之目的。註冊人並主張,從申訴人網站登入畫面明顯可見「Google Account」、「A Google approach to email」、「by Google」等字樣,無論文字外觀、內容、顏色、商標表達等,皆與系爭網域名稱差異甚大,消費者不致將註冊人與申訴人之公司、商標或事業名稱等任何標識產生混淆,更無可能誤認系爭網域「gmail.com.tw」為美商古格公司之網站。又查,申訴人早於2004年確認系爭網域「gmail.com.tw」已被申請後, 於同年九月八日向我國申請「g-mail.com.tw」網域,此一網域名稱已足資表示其事業標識,並符合其企業在我國之需要。申訴人自民國2004年註冊人註冊使用系爭網域名稱至2008年3月底前,將近四年時間,均未曾對註冊人之註冊使用系爭網域名稱有所通知或為任何異議之表示,申訴人自不得於註冊人取得註冊系爭網域名稱逾四年後,始以其嗣後取得之商標及服務標章主張註冊人強佔系爭網域名稱。
7.7.6 按申訴人之商標或事業名稱是否著名,雖然非屬申訴成立之要件,然而知名度之高低,對於是否造成混淆之判斷,則有所影響。通常具有愈高知名度之商標或事業名稱,則他人使用相同或近似之網域名稱,愈容易產生混淆(科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-005 ,以下簡稱 “SKII” 案, 7.3. ),容易使一般網路使用者誤認該網域名稱所有之網站,與這些著名商標等標識,所代表的企業或個人有什麼關聯。查申訴人之「GMAIL」商標及事業名稱,為一高知名度之著名商標及標識,註冊人使用系爭網域名稱,已有極大可能使一般網路使用者產生混淆。且申訴人所經營為網路資訊事業,申訴人所有之網域名稱「gmail.com 」提供與網路有關之電子郵件傳送服務,網路使用者輸入關鍵字「gmail」找尋相關網站時, 會可能因此連結該網站,達到使網路使用者瀏覽註冊人之網站之目的,且因註冊人使用系爭網域時,曾直接在系爭網站上方及右下角明顯處置入「Gmail」、「Gmail tw」、「Google」、「Gmail.tw – 最佳的gmail來源和相關信息」等詞,置入申訴人之著名「Google」商標,並刻意營造成與Google相近似之網站內容,更容易使網路使用者誤認該網域名稱所有之網站,與申訴人有一定關聯。註冊人註冊系爭網域早於申訴人在中華民國申請「GMAIL」商標之情形,並不足為正當化其惡意使用之事實(參見WIPO Center決定書,案號:DPH2001-0001,paragraph 6)。職是,註冊人對於「Gmail」並不具權利或任何正當利益,卻申請註冊為其名下之網域名稱,在客觀上將削弱申訴人著名「gmail」網站及「GMAIL」商標之高度識別性,更使網路使用者誤以為系爭網域名稱所代表之網址為申訴人之網址,除妨礙申請人之商業活動外,更因註冊人不當使用而有損申訴人之商譽,網路使用者也將錯失於網際網路中資訊交流的機會,顯有處理辦法第5條第3項第4款「意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址」之情形。
7.7.7綜上,專家小組認定申訴人之主張,合於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 款之規定,具有註冊人惡意使用系爭網域名稱之情事,而合於「處理辦法」第 5 條第 1 項第 3 款之規定。
8. 決定主文
專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。


專家小組:江國棟律師
決定日期:2008 年 6 月 15 日


 
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